Adword gebruik twee losse woorden uit een merk geen inbreuk, gebruik merk wel

Travel Card Nederland heeft haar naam als merk gedeponeerd. Haar concurrent Multi Travel Card gebruikt het merk TravelCard als adword. Partijen twisten over de vraag of dit een merkinbreuk is. De rechtbank meende van niet. In hoger beroep oordeelt het Hof van wel in een interessante uitspraak. Dit is één van de eerste uitspraken in een adwords zaak door een gerechtshof na de roemruchte adwords zaken door het Hof van Justitie van de EG waarover wij eerder hebben bericht.

De rechtbank Amsterdam vond dat de aanduiding 'travelcard' beschrijvend is voor de branche waarin TC opereert ('travelcard is niet volledig beschrijvend voor een tankpas, maar tanken houdt een dermate direct verband met reizen 'travel' dat het wel als uitvloeisel daarvan heeft te gelden'), zodoende ieder onderscheidend vermogen mist en dus niet geschikt is om als merk te dienen.

Het Hof is het echter niet met dit oordeel eens. Multi Tank Card is in dit hoger beroep niet verschenen. Mogelijk dat het oordeel van het Hof anders was geweest indien MTC in hoger beroep wel verweer had gevoerd. Echter de overwegingen van het Hof met betrekking tot het adword gebruik zijn wel interessant.

Geen beschrijvende aanduiding
TC stelt zich in de procedure volgens het hof terecht op het standpunt dat het woordmerk 'TRAVELCARD' niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een tankpas(systeem) kan worden aangemerkt. 'Het teken 'travelcard' heeft in zoverre in dat specifieke kader wel (enig) onderscheidend vermogen en stelt aldus het relevante publiek in staat om de betrokken diensten als afkomstig van een onderneming te onderscheiden. Dat het relevante publiek bij het horen van de bestanddelen travel en card een verband zal leggen met reizen en betaal- en kredietkaarten is niet voldoende om hier anders over te oordelen. Aangenomen moet derhalve worden dat sprake is van een rechtsgeldig merk, zij het met een zwak onderscheidend vermogen en een navenant beperkte beschermingsomvang.'

Adwords
Vervolgens oordeelt het Hof in dit kader dat er sprake is van merkinbreuk door gebruik te maken van het adword 'travelcard', omdat hierdoor verwarringsgevaar kan ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten. Het Hof merkt niettemin ook op: 'In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden 'travel'en 'card' noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven. Mede gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE (het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken daarvan, LN) brengt het feit dat het om een betaalkaart (card) gaat die bestemd is om brandstof te betrekken voor het vervoer/reizen (travel) per auto mee dat het gebruik van de hier bedoelde zoektermen concurrenten in beginsel vrij moet staan.' Dit houdt in dat adword gebruik van de woorden 'travel card' (uit elkaar) geen merkinbreuk oplevert.

Interessant aan deze uitspraak is dat het Hof expliciet oordeelt dat de losse beschrijvende elementen uit geldige merken gebruikt kunnen worden als adword zonder daarmee merkinbreuk te plegen. Dit heeft alles te maken met de beperkte beschermingsomvang die aan dergelijke merken toekomt. Immers alleen de combinatie (het aan elkaar geschreven woord) van beide beschrijvende elementen komt enige bescherming toe. Dit maakt officieel de weg vrij voor veel concurrenten die gebruik willen maken van het enigszins beschrijvende merk van hun concurrent. Zij kunnen de beschrijvende elementen uit het merk van hun concurrent los als adword gebruiken.