Bescherming van handelsnamen
Volgens Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) kan er een verbod op een handelsnaam bij de rechter worden gevorderd. Art. 5 Hnw luidt als volgt:
Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is
Belangrijk bij de uitleg van deze bepaling zijn:
- de eisende handelsnaam moet eerder gevoerd worden, dus ouder zijn
- de handelsnaam van de gedaagde moet 'slechts in geringe mate afwijken', er is dus een vorm van overeenstemming nodig
- de aard van de ondernemingen en de plaats van vestiging is van belang
- er moet bij het publiek verwarring te duchten zijn.
Deze factoren zijn communicerende vaten. Alle omstandigheden van het geval mogen worden meegewogen door de rechter.
Domeinnamen
De vraag naar de bescherming(somvang) van handelsnamen is met name pregnant op internet, bijvoorbeeld bij domeinnamen. Domeinnamen zijn zéér belangrijke assets van ondernemingen. Het recht op een domeinnaam is echter niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld, als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is (of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat). Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.
De Hoge Raad heeft tegelijk geoordeeld dat bescherming van de handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet, en:
"Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam"
De Hoge Raad stelt verder het beginsel dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam, het gebruik van een dergelijke aanduiding onder omstandigheden, ook al zou dat verwarringwekkend zijn, alléén onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.
Webcam-sex
Sinds begin dit jaar zijn er een aantal belangrijke uitspraken gewezen op handelsnaamrechtelijk vlak. Het Parfumswinkel-arrest van het Gerechtshof Den Haag gaat over de vraag onder welke omstandigheden er bescherming van handelsnamen is. In dat arrest komt ook de vraag aan de orde of verwarring(sgevaar) voldoende is voor de bescherming van handelsnamen.
Inmiddels verwijzen ook lagere rechters naar bovengenoemde rechtspraak. Recent voorbeeld is een uitspraak over de handels- en domeinnaam webcamsex.nl. Na een sommatiebrief heeft PKM een dagvaarding heeft uitgebracht tegen E-entertainment. De vraag komt aan de orde welke bescherming "webcam sex" geniet.
De rechtbank oordeelt:
Webcamsex betreft een aanduiding die naar het oordeel van de voorzieningenrechter louter beschrijvend is voor de diensten die partijen aanbieden. Tijdens de mondelinge behandeling heeft PKM zich eveneens op dat standpunt gesteld. Niet kan worden aangenomen dat de aanduiding, zoals PKM ook stelt, is ingeburgerd als een aanduiding die specifiek betrekking heeft op haar of in het bijzonder een associatie opwekt met haar. Ook als het zo is dat PKM, zoals zij stelt, van oorsprong de enige was die de aanduiding webcamsex gebruikte, en in feite die aanduiding voor de betreffende diensten gangbaar heeft gemaakt, in plaats van het destijds meer gebruikelijke 'camsex', moet worden aangenomen dat de aanduiding webcamsex is verwaterd. E-Entertainment heeft lijsten in het geding gebracht met aanbieders van dezelfde diensten die gebruik maken van de aanduiding webcamsex en ook naar eigen zeggen van PKM is er een aanzienlijk aantal aanbieders van deze diensten, veelal in de marge van het internet, dat van die aanduiding gebruik maakt.
4.12.Het moet in beginsel voor iedereen mogelijk zijn om zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor diensten of producten die hij of zij aanbiedt, ook in een domeinnaam. Daarom neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het gebruik van een beschrijvende aanduiding ook als deze verwarringwekkend is, alleen onrechtmatig is als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016,79).
4.13.De aanduiding webcam-sex is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sterk verwarringwekkend gelet op de grote gelijkenis met de aanduiding webcamsex: ze zijn in elk opzicht vrijwel identiek. Er bestaat enkel een zeer gering visueel verschil in de vorm van een liggend streepje. Dit betekent dat moet worden onderzocht of voldoende is gesteld om aan te nemen dat er bijkomende omstandigheden bestaan.
4.14.
Desgevraagd is namens PKM tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat die omstandigheden daarin zijn gelegen dat E-Entertainment welbewust profiteert van de miljoeneninvesteringen die zij over de jaren heen heeft gedaan. Deze omstandigheid kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet als een bijkomende omstandigheid gelden: het enkel gebruik maken van bedrijfsdebiet van een ander en het eventueel daardoor toebrengen van schade is hier niet voldoende. Daar komt bij dat het gestelde profiteren door
E-Entertainment gemotiveerd wordt weersproken. Zij heeft aangevoerd zich van het teken webcam-sex te bedienen omdat het een beschrijvende aanduiding betreft, die goed aansluit bij het zoekgedrag van internetgebruikers, die zoeken met beschrijvende termen.
4.15.Omdat PKM ook desgevraagd geen andere bijkomende omstandigheden heeft gesteld, kan niet worden aangenomen dat die er zijn. Hieruit volgt dat onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat het gebruik van de domeinnaam door E-Entertainment onrechtmatig is. Omdat er ook geen contractuele grond bestaat die zich verzet tegen dat gebruik, liggen de vorderingen voor zover deze betrekking op het gebruik van de domeinnaam daarmee voor afwijzing gereed.
Over de handelsnaam oordeelt de rechter:
De voorzieningenrechter gaat er bij de beoordeling voorshands vanuit dat het teken webcam-sex een aanduiding betreft waaronder E-Entertainment haar onderneming drijft, onder meer omdat de aanduiding naast de aanduiding E-Entertainment op haar website(s) staat.
4.17.Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden om een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover daardoor, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten.
4.18.Artikel 5 Handelsnaamwet biedt ook bescherming aan beschrijvende handelsnamen, zoals hier het geval. In die situatie is naast verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet, de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod krachtens deze bepaling te rechtvaardigen. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband naar het arrest van het Hof Den Haag van 19 september 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2622) waarbij het Hof voor dit uitgangspunt argumenten ontleent aan onder meer de wetgeschiedenis, het bovengenoemde arrest van de Hoge Raad en de bijzondere eigenschappen van het internet.
4.19.De voorzieningenrechter verwijst hier naar wat hierboven over de domeinnaam is overwogen. De aanduiding webcam-sex is verwarringwekkend maar PKM heeft onvoldoende feiten gesteld om aan te nemen dat sprake is van bijkomende omstandigheden.
4.20.Hiermee is eveneens onvoldoende gesteld om aan te nemen dat E-Entertainment inbreuk maakt op een handelsnaam van PKM, daargelaten het overige verweer van
E-Entertainment dat onder meer de vraag opwerpt welke vennootschap (PKM of PEK B.V.) precies de handelsnaam voert.
Welke bescherming op internet?
Volgens deze uitspraak kan de houder van een louter beschrijvende handelsnaam (of domeinnaam) dus wel handelsnaamrechten kunnen opbouwen, maar - zo wordt dan de jurisprudentie uitgelegd - zal deze minder snel bescherming genieten. Er zouden voor bescherming van een dergelijke handelsnaam bijkomende omstandigheden zijn vereist, ook al bestaat er verwarringsgevaar. De vraag is hoe de toekomstige jurisprudentie zich zal ontwikkelen. Dat zal in volgende rechtszaken duidelijker worden.
Joost Becker, advocaat internetrecht
