Criteria merkinbreuk
Welke criteria gelden er bij geschillen over merken? Als er verwarringsgevaar kan bestaan bij het publiek door gelijkheid of overeenstemming van conflicterende merken, kan de houder van een merk optreden temeer als de waren (of diensten) van de merken (soort)gelijk zijn. Merken die bekend zijn (geworden) kunnen daarnaast ook optreden als zonder geldige reden "ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit" het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Ook dan kan sprake zijn van merkinbreuk. Het Gerecht EU past het laatstgenoemde criterium toe.
Ongerechtvaardigd voordeel trekken
Gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit een ouder merk is aan de orde, zo verduidelijkt het Gerecht EU in deze - uitgebreid gemotiveerde - uitspraak, indien:
duidelijk sprake is van een poging tot exploitatie van en meesurfen op de grote bekendheid van dat merk, en dat in dat geval daarom het begrip „gevaar voor meeliften” wordt gebruikt. Met andere woorden, het betreft het gevaar dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld
De volgende omstandigheden worden meegewogen:
- een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name:
- de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft,
- de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, alsmede
- de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn.
Verder worden er een aantal bekende regels herhaald: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat, hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (hierna: voordeel trekken).
In eerder rechtspraak is bijvoorbeeld geoordeeld dat met doosjes en flesjes imitatie-parfums, gebruikt voor reclamedoeleinden, voordeel wordt getrokken.
Bewijslast bij merkinbreuk
De houder van het (oudere merk) draagt in beginsel de bewijslast dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken. Echter een daadwerkelijke merkinbreuk is niet vereist. Zo ver gaat de bewijslast van voordeel trekken niet. Voorzienbaarheid van een dergelijk voordeel trekken is wel aan de orde:
Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, zoals wordt bevestigd door het gebruik van de voorwaardelijke wijs in de bewoordingen van die bepaling. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet
Al eerder is geoordeeld in andere uitspraken dat het daarbij kan gaan om "logische gevolgtrekkingen die niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen maar berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse". Daarbij wordt rekening gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken, als één van de omstandigheden van het geval. Dit geeft een belangrijke invulling aan welke bewijslast bij merkinbreuk geldt.
Het gerecht EU merkt verder op dat met name bij merken met een uitzonderlijk grote reputatie, "de niet-hypothetische kans" kan bestaan dat voordeel trekken zo voor de hand liggend is dat er geen ander feitelijk gegeven hoeft te worden aangevoerd of bewezen.
Merkinbreuk binnen de Europese Unie?
Het Gerecht EU oordeelt in dit geval dat bewijsmateriaal over het daadwerkelijke commerciële gebruik van het merk Master (in combinatie met het woord „cola”) in Syrië en in het Midden–Oosten, mag worden meegewogen bij de vraag of er sprake is van voordeel trekken. Dit niettegenstaande het feit dat het hier handelingen buiten de EU betreft:
Het is inderdaad zo dat de website „www.mastercola.com” in zijn actuele vorm niet hoofdzakelijk is gericht op consumenten van de Unie, gezien het ontbreken van een verwijzing naar de Unie op deze site alsook de redactie ervan hoofdzakelijk in het Arabisch, ondanks de aanwezigheid van het element „com” – waarnaar verzoekster met klem heeft verwezen – en het bestaan van de bladzijde in het Engels op het volgende adres: http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm
Dit betekent evenwel niet dat de afdrukken van die website volledig irrelevant zijn. Zij kunnen immers de grondslag vormen voor een logische gevolgtrekking over het waarschijnlijke commerciële gebruik van het aangevraagde merk in de Unie, teneinde aan te tonen dat in de Unie een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel bestaat (zie punten 88 en 89 hierboven).
(...) dat de bewijzen van een concreet gebruik om het even waar ter wereld een indicatie kunnen geven over de manier waarop het aangevraagde merk in de Unie kan worden gebruikt, zodat op grond van een dergelijk gebruik buiten de Unie kan worden bepaald of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van de oudere merken.
Ook het feit dat er een aanvraag is verricht door Master Cola is (vanzelfsprekend) van belang, net als haar website. Volgens het Gerecht EU kan
in beginsel uit een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk logischerwijs kan worden afgeleid dat de houder ervan het oogmerk heeft om zijn waren of diensten in de Europese Unie te verhandelen (...) In casu is het dus logisch voorzienbaar dat interveniënte na een succesvolle inschrijving van het aangevraagde merk haar website zal wijzigen en deze in overeenstemming zal brengen met een dergelijk oogmerk om haar waren onder dat merk in de Unie te verhandelen (....) Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de website „www.mastercola.com” niet onveranderlijk is en dus kan worden gewijzigd om consumenten van de Unie te bereiken, onder meer door inhoud toe te voegen in één of meer officiële talen van de Unie
Gebruik online mag meetellen
Volgens het Gerecht EU mag het gebruik dat Master Cola maakte, buiten de Unie, op haar website, meegeteld worden bij de vaststelling of in de Unie een toekomstig, niet hypothetisch gevaar voor voordeel trekken bestaat:
De rechtspraak laat immers toe te concluderen tot een gevaar voor meeliften op grond van logische gevolgtrekkingen, voor zover deze niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen maar berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval (...).
Dit is logisch, want het is veel makkelijk veel makkelijker voor Master Cola om haar intenties aan te tonen binnen de Unie, hetgeen zij niet had gedaan, dan voor Coca Cola om dat te doen.
Het Gerecht EU concludeert dus dat het daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk met een bijzondere, weloverwogen presentatie buiten de Unie, behoudens bewijs van het tegendeel kan leiden tot de logische gevolgtrekking dat er een ernstig gevaar bestaat dat het aangevraagde merk in de Unie op dezelfde manier zal worden gebruikt als in derde landen, te meer omdat de inschrijving voor Master Cola is aangevraagde merk voor de Europese Unie.
Het Hof merkt overigens op dat het gebruik op verpakkingen etc. weliswaar de gevolgtrekkingen kan versterken, maar dit, als ik het arrest goed lees, niet noodzakelijk is om een inbreuk aan te nemen. Het merkgebruik online volstaat hiertoe.
Verschil met verwatering
Het Gerecht EU maakt en passant nog een specifiek onderscheid tussen het inbreuk-criterium voordeel trekken enerzijds en verwatering anderzijds:
De bewering van het EUIPO, dat verzoekster geen enkele indicatie heeft gegeven over het aantal consumenten van de Unie dat de website „www.mastercola.com” zou hebben bezocht, is overigens niet ter zake dienend. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 veronderstelt vooreerst een prospectieve analyse van het toekomstige en niet hypothetische gevaar voor meeliften in de Unie op grond van de elementen die thans voorhanden zijn, maar niet het bewijs van een actueel meeliften in de Unie. De houder van het oudere merk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk op zijn merk wordt gemaakt, zoals wordt bevestigd door de voorwaardelijke wijs waarin die bepaling is gesteld (zie punt 67 hierboven). Terwijl het gevaar voor verwatering, te weten het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk (zie arrest van 14 november 2013, Environmental Manufacturing/BHIM, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak), is voorts een dergelijk bewijs niet vereist voor het gevaar voor meeliften, te weten het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Het gevaar voor meeliften wordt overigens beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument van de waren en diensten waarop het jongere merk, en niet het oudere merk, betrekking heeft, aangezien het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit het oudere merk (zie in die zin arresten van 27 november 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punt 36, en 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P–C‑676/15 P, EU:C:2017:702, punt 92
Afsluitende opmerkingen
In casu was het ongerechtvaardigd voordeel trekken door Master Cola beargumenteerd door de stelling dat het imago van Coca Cola kan worden overgedragen op het merk zoals aangevraagd door Master Cola. Op basis van deze uitspraak kan denk ik geconcludeerd worden dat Coca-Cola aan haar bewijslast heeft voldaan. Nu zal in verdere procedures moeten worden uitgemaakt of de gestelde merkinbreuk kan worden aangenomen. De uitspraak toont verder aan dat het, ook in oppositieprocedures, het daadwerkelijke gebruik van een merk een (grote) rol kan spelen bij het beoordelen van merkinbreuk.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
