Niet ingeschreven Gemeenschapsmodellen worden beschermd gedurende een termijn van drie jaar na aan het publiek ter beschikking te zijn gesteld. Een houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel (hierna ook ‘NIG’) kan optreden tegen het “namaken van het beschermde model”. Anders dan een ingeschreven model, hoeft een NIG niet te worden geregistreerd. Zodra het aan de vereisten van de verordening voldoet, is het beschermd.
De kwestie die aan het Hof is voorgelegd
De zaak die aanleiding gaf voor de uitspraak van het HvJ EU ging over tuinmeubelen en -paviljoens. De partij die de NIG inroept, MBM Joseph Duna, had afbeeldingen van het model in april en mei 2005 in een catalogus met oplage van 300-500 exemplaren bezorgd aan verkopers en tussenhandelars en twee grote Duitse meubelinkooporganisaties.
De gedaagde partij verdedigde het standpunt dat MBM Joseph Duna niet beschikt over een geldig NIG model, omdat er eerder een ander (kennelijk gelijkend) paviljoen in China aan Europese afnemers is voorgesteld. Een model van dat paviljoen is later (in juni) aan een Belgische onderneming genaamd Kosmos bezorgd.
Vanaf wanneer is de NIG beschermd?
De eerste vraag die het HvJ EU moest beantwoorden houdt verband met de datum vanaf wanneer de bescherming van een NIG gaat lopen.
Artikel 11 van de Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt daarover het kort gezegd het volgende: een model is gedurende drie jaar als NIG beschermd, met ingang van de datum waarop het voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld. Een model wordt geacht binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien het gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, en wel op zodanige wijze dat deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn.
Het Hof oordeelt hierover dat
“kan worden geoordeeld dat een niet-ingeschreven model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn, wanneer afbeeldingen van dit model zijn gedistribueerd aan handelaars die actief zijn in deze sector”
Kortom, als eerder aan handelaren in de sector afbeeldingen (foto’s) zijn toegezonden of gedistribueerd, is dat het moment waarop bescherming van een NIG begint te lopen. Het type activiteit is daarbij irrelevant, aldus het Hof. En handelaars die niet aan het ontwerp van het betrokken product hebben deelgenomen, kunnen in beginsel niet worden uitgesloten van de kring van personen die moeten worden geacht tot de ingewijden te behoren. Nationale rechtbanken moeten dit beoordelen op basis van de omstandigheden van het geval.
Doet een Chinese tentoonstelling of één enkele beschikbaarstelling af aan de bescherming van een NIG?
Artikel 7 van de Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt heel kort gezegd dat als de ingewijden in de betrokken sector bij een normale gang van zaken geen kennis konden hebben verkregen van eerdere modellen, de NIG nieuw c.q. beschermbaar is.
Het Hof zag zich geconfronteerd met de vraag of de tentoonstelling in China althans de beschikbaarstelling van modellen aan één enkele onderneming in België (Kosmos) hierbij relevant is.
Het Hof verduidelijkt dat niet vereist is dat de feiten die openbaarmaking (van een eerder model) opleveren, op het grondgebied van de Unie hebben plaatsgevonden. Kortom, ook activiteiten in China kunnen relevant zijn. De vraag of genoemde personen redelijkerwijs kennis hebben kunnen verkrijgen van gebeurtenissen buiten de Unie is een feitelijke vraag, aldus het Hof, die de nationale rechters moeten beantwoorden.
Hetzelfde geldt voor de vraag of openbaarmaking aan één enkele onderneming voldoende is om te oordelen dat het model niet redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden. Het Hof acht dat laatste niet uitgesloten. Dus mogelijk is één enkele levering aan een partij onvoldoende om te concluderen dat de ingewijden in de betrokken sector kennis konden krijgen van eerdere modellen, en in dat geval zijn latere NIG modellen mogelijk toch nieuw c.q. beschermbaar.
Bewijsregels wanneer er sprake is van namaak van een NIG?
Het Hof oordeelt vervolgens over de regels van namaak en de daarbij behorende bewijslast. Het Hof oordeelt hierover dat
“de bewijslast betreffende de vraag of het betwiste gebruik uit namaak van dit model voortvloeit, op die houder rust, terwijl het (…) aan de tegenpartij staat om aan te tonen dat het aangevochten gebruik het resultaat is van onafhankelijk scheppend werk”
De bewijsvoering wordt verder overgelaten aan de lidstaten. Wanneer het voor de houder van het beschermde model echter onmogelijk of uiterst moeilijk is het bewijs van namaak te leveren, mag de bewijslast dienaangaande wordt aangepast of minder zwaar gemaakt.
Overige verweren en vorderingen
De aangevallen partij had zich in dit geval nog beroepen op verjaring en verval van recht als verweermiddel. Het Hof oordeelt dat het aan de nationale rechter is overgelaten over die verweermiddelen te oordelen.
Hetzelfde geldt voor de vordering tot vernietiging, met inroeping van modelbescherming. De rechter van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen (dreigen te) worden gepleegd moet zich hierover buigen met toepassing van diens recht. De vordering tot het verstrekken van informatie over inbreukmakende activiteiten om schade te kunnen bepalen en de vordering tot vergoeding van die schade vallen onder het nationale recht van de rechtbank waar de zaak is ingeleid.
Conclusies
Met dit arrest geeft het Hof regels hoe om te gaan met de bescherming van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen (NIG). Het Hof verduidelijkt ondermeer wanneer er sprake is van bescherming van een NIG en wie wat moet bewijzen ingeval van vermeende inbreuk.
Voor eenieder die met productgeving in aanraking komt, is het goed zich te realiseren dat nieuwe modellen met een eigen karakter gedurende drie jaar nadat deze kenbaar zijn gemaakt, beschermd zijn tegen namaak. Registratie is daarvoor niet vereist. Ondanks dat leert de praktijk dat de inzetbaarheid van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen in de strijd tegen namaak nogal eens wordt vergeten. Vaak wordt alleen een beroep op het auteursrecht, merkenrecht, slaafse nabootsing of een ingeschreven modelrecht gedaan. Dit is een geminste kans in gevallen die zich bij uitstek lenen voor NIG-modelbescherming, waarbij het NIG-model een waardevolle aanvulling is in de strijd tegen namaak.
Joost Becker, advocaat modellenrecht
