Een recht of legitiem belang bij een domeinnaam waar het merk van een ander in voorkomt

Via een zogenoemde UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) procedure kan een vordering tot overdracht van een domeinnaam worden ingesteld. Dit is een arbitrage procedure voor het oplossen van geschillen over .com, .org en .net domeinnamen. Het voordeel van de UDRP procedure is dat deze redelijk goedkoop is, de procedure relatief snel tot resultaat leidt en het resultaat wereldwijd toepasbaar is. Een dergelijke procedure heeft Lego tegen de houder van de domeinnaam legoverhuur.com aangespannen.

De regels op grond waarvan overdracht van de domeinnaam in de UDRP procedure bevolen kan worden zijn:
1. De domeinnaam is identiek of lijkt verwarrend veel op een merk of naam van de klager; en
2. De domeinnaam houder heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de domeinnaam; en
3. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

Casus
Het welbekende Lego (van de bouwsteentjes) kwam in deze UDRP procedure op tegen de registratie en het gebruik van de domeinnaam legoverhuur.com door een Nederlandse partij (hierna te noemen 'verweerder'). De domeinnaam is al sinds 2003 in gebruik bij verweerder. Sinds 2008 linkt de domeinnaam legoverhuur.com door naar de eigen website van de verweerder blokxs.nl. Op de website onder de domeinnaam legoverhuur.com worden legoblokjes te huur aangeboden.

Het panel oordeelt ten aanzien van de hiervoor genoemde punten als volgt:

Ad 1: Domeinnaam lijkt verwarrend veel op de merken van Lego
Lego heeft voldoende aangetoond dat het merkrechten bezit en dat de omstreden domeinnaam verwarrend veel lijkt op deze rechten. Het woord LEGO is in de domeinnaam het meest onderscheidende gedeelte. Bovendien is dit een zeer bekend en beroemd merk, aldus het panel. De toevoeging van de beschrijvende term 'verhuur' neemt niet de mogelijkheid van associatie tussen de domeinnaam en het LEGO-merk weg. Integendeel, het versterkt de associatie alleen maar, aldus het panel. 

Ad 2: De domeinnaamhouder heeft legitieme belangen met betrekking tot de domeinnaam
Op het tweede punt gaat het voor Lego mis. Lego stelt dat zij geen licentie of anderszins toestemming heeft gegeven om de domeinnaam te registreren. De verhuurder van Lego blokjes is geen erkende dealer van Lego producten en heeft nooit een zakelijke relatie met Lego gehad. Dat is al voldoende volgens Lego om geen legitiem gebruik van de domeinnaam te kunnen maken.

Verweerder heeft gewezen op de voorgeschiedenis van partijen. Partijen hebben al in 2003 en 2008 met elkaar over het gebruik van de domeinnaam gecorrespondeerd. Verweerder heeft destijds het gebruik van het logo van Lego gestaakt en de website doorgelinkt naar haar eigen website blokxs.nl.

Vervolgens merkt het Panel op dat een reseller of distributeur onder omstandigheden gerechtvaardigd bepaalde producten en diensten kan aanbieden waarbij zij ook een legitiem belang kan hebben bij de domeinnaam waarin een merk van een ander voorkomt. Een dergelijke omstandigheid kan zich voordoen wanneer een reseller of distributeur een actueel aanbod van goederen en diensten doet, gebruik maakt van de domeinnaam om alleen de onder het merk gevoerde producten te verkopen en op de site nauwkeurig en prominent de precieze relatie met de merkhouder openbaar maakt (dus ook als er geen relatie bestaat).

Ondanks dat niet duidelijk is of op de website van verweerder in casu een uitdrukkelijke disclaimer van enige verband tussen Lego en haarzelf bestaat, wordt geoordeeld dat verweerder voldoet aan voorgenoemde omstandigheden en daardoor legitiem gebruik maakt van de domeinnaam. Het panel beslist namelijk dat een redelijke kijker van de website niet zal denken dat het met de officiële website van Lego te maken heeft. Daarbij is onder meer van belang dat verweerder op haar website geen gebruik maakt van het LEGO-logo of anderszins onterecht suggereert een band met de merkhouder te hebben, of suggereert dat de website een officiële website is.

Lego heeft daarom gefaald vast te stellen dat verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de betwiste domeinnaam.

Ad 3: Geen sprake van kwader trouw gebruik van de domeinnaam
Gezien het voorstaande is er ook geen sprake van gebruik te kwader trouw van de domeinnaam door verweerder.

De vordering tot overdracht van de domeinnaam wordt afgewezen.