Europees merk geeft inbreuk verbod voor gehele EU

De houder van een Europees merk “WEBSHIPPING’ wordt geconfronteerd met een inbreuk op zijn merk in Frankrijk. Hij vraagt, op basis van zijn Europese merk, aan de Franse rechter een inbreuk verbod uit te spreken tegen die inbreukmaker. De rechter wijst dat verbod toe, met een dwangsom, maar beperkt dat verbod tot Frankrijk. De merkhouder kan het verbod dus niet handhaven in de andere EU lidstaten, en zou daar aparte procedures moeten starten. Is dit oordeel van de Franse rechter wel juist?

Een Europees merk (Gemeenschapsmerk) is gebaseerd op een Europese verordening (nr. 207/2009), die in alle lidstaten rechtsreeks geldt. Deze verordening bepaalt dat het Europese merk een eenheid is en in alle lidstaten dezelfde rechtsgevolgen heeft. Voor het Europese merk bestaan er in de EU dus geen landsgrenzen.

 Iedere lidstaat heeft gerechten aangewezen die exclusief bevoegd zijn te oordelen over Europese merken, zo wordt de uniformiteit in de rechtspraak over deze merken bevorderd. Bij twijfel over de juiste interpretatie van de Verordening kan het Hof van Justitie van de EU door die nationale gerechten vragen worden gesteld.

De hoogste Franse rechter twijfelde of het inbreukverbod op het Europese merk “WEBSHIPPING"  wel of niet in de gehele EU van kracht zou zijn en heeft hierover vragen gesteld aan het Hof van Justitie. In zijn arrest van 12 april 2011 heeft het Hof hierover duidelijkheid gegeven. Het door de nationale rechter op grond van een Europees merk uitgesproken verbod geldt in beginsel voor het gehele grondgebied van de EU.

Uit de overwegingen van het Hof volgt dat deze algemene regel niet geldt (dus een uitzondering van toepassing is) indien de eiser (merkhouder) zijn verbodsvordering beperkt tot een gedeelte van het grondgebied van de EU.  En voorts indien de gedaagde (inbreukmaker) aantoont dat het door hem gebruikte merk/teken geen afbreuk doet aan de functies van het Europese merk, in het bijzonder vanwege linguïstische redenen, anders gezegd, indien het Europese merk in een taalgebied van de EU louter beschrijvend is voor de kenmerken van de producten/diensten waarvoor het als merk is geregistreerd of in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden.

Daarnaast bepaalt genoemde Europese verordening dat een inbreukverbod, dat is uitgesproken, op grond van een Europees merk, door een nationale rechter die zijn bevoegdheid enkel ontleent aan het feit dat de inbreuk in zijn lidstaat heeft plaatsgevonden (en de inbreukmaker niet gevestigd is in dat land), slechts van kracht is in die lidstaat en niet in de rest van het UE grondgebied.