Gevolgen van nieuwe domeinnamen voor rechthebbenden

Er komen binnenkort nieuwe domeinnaamextensies aan! Na de populaire .nl en .com domeinnamen zijn vanaf begin volgend jaar nieuwe domeinnamen beschikbaar. Er is een lijst openbaar gemaakt met aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om generieke termen zoals .app, .blog, .gratis, .hotel, .mail, .shop, maar ook om domeinnamen waarin merken zijn opgenomen zoals apple, heinz, kpmg, lego, mini, samsung, volvo en zippo.  Niet alleen 'traditionele' maar ook minder voor de hand liggende extensties zijn aangevraagd, zoals .sucks domeinen. Welke mogelijk gevolgen heeft dit voor merkhouders, rechthebbenden op een handelsnaam of domeinnaam?

Bezwaarprocedure merkhouders

In beginsel dienen rechthebbenden op oudere rechten de aanvragen voor de nieuwe domeinnamen te beoordelen en bezwaar te maken tegen vermeende inbreuken op hun rechten. Daar bestaat een uitgebreide bezwaarprocedure  voor (zogenaamde 'Objections'). Grosso modo zijn er 4 gronden op basis waarvan een 'inbreuk' op een ouder recht kan worden aangenomen:

1). 'String Confusion Objection'

De aangevraagde extensie (string staat voor de bepaalde extensie van de domeinnaam) leidt tot misleiding of verwarring met een bestaande domeinnaam of andere nieuw aangevraagde domeinnaam. Hierbij wordt gekeken of aannemelijk is dat de domeinnaam voor de gemiddelde redelijke internetgebruiker verwarrend is met nieuw aangevraagde of bestaande domeinnamen. 

2). 'Legal Rights Objection'

Hierbij ligt de focus op de toest of de aangevraagde extensie inbreuk maakt op merkrechten van  derden. Er gelden min of meer dezelfde criteria die voor het 'gewone' merkenrecht gelden. Getoetst wordt onder meer de overeenstemming van de domeinnaam met het merk, of de aanvraag bona fide is, of het eisende merk als zodanig wordt opgevat en de intentie van de aanvrager van de domeinnaam (is de aanvrager te kwader trouw?).

3). 'Limited Public Interest Objections'

Op deze bezwaargrond kan alleen een beroep worden gedaan als de aangevraagde domeinnaam indruist  tegen de wet, het internationale recht, de openbare orde of goede zeden.

4). 'Community Objection'

Onder specifieke omstandigheden kan een groot deel van een bepaalde gemeenschap bezwaar maken een aangevraagde domeinnaam.

Deze bezwaarprocedure duurt naar verwachting nog tot begin januari 2013. De verwachting is dat merkhouders veelal gebruik zullen maken van de 'Legal Rights Objection' bezwaargrond.

Een domeinnaam met interessante extensie kan voor de merkhouder van belang zijn (denk aan UWNAAM.app). Hoe kunnen merkhouders een nieuwe domeinnaam aanvragen? Alle nieuwe registrars zijn verplicht om een zogenoemde  'sunrise periode' te hanteren van ten minste 30 dagen. Merkhouders wordt zo de mogelijkheid geboden om vóór derden dergelijke domeinen aan te vragen. Hiervoor gelden enkele voorwaarden, waaronder inschrijving van het merk in het Trademark Clearinghouse.

Trademark Clearinghouse

Het Trademark Clearinghouse is de plek waar men zich als rechthebbende op een merk of ander ouder vergelijkbaar recht kan registreren. Alle instanties -registry operators- waarbij een nieuwe domeinnaam kan worden geregistreerd zijn verplicht zich onder het Trademark Clearinghouse te registreren en een zogenoemde Trademark Claims Service aan te bieden.

Voor de Trademark Claims services moeten voornoemde registries rekening houden met alle woordmerken, zonder dat gebruik van een merk verplicht moet worden aangetoond. Voor de sunrise periode geldt in beginsel dat er wel enig bewijs van gebruik moet worden getoond. Het is niet duidelijk of ook handelsnamen kunnen worden ingeschreven (de regeling hieromtrent geeft aan dat ook 'other marks that constiture intellectual property' beschermd zullen worden).

Het Trademark Clearinghouse moet een efficiënte rechtsbescherming bieden aan (merk)rechthebbenden. Dit gebeurt zoals gezegd onder meer door medewerking te verlenen aan de sunrise periode. Daarnaast zullen derden die domeinnamen willen registreren waarin merken zijn opgenomen een melding krijgen met de volgende strekking:

"You have received this Trademark Notice because you have applied for a domain name which matches at least one trademark record submitted to the Trademark Clearinghouse. You may or may not be entitled to register the domain name depending on your intended use and whether it is the same or significantly overlaps with the trademarks listed below. (...) If you continue with this registration, you represent that, you have received and you understand this notice and to the best of your knowledge, your registration and use of the requested domain name will not infringe on the trademark rights listed below (onder vermelding van de bij de Trademark Clearinghouse geregistreerde merken)”.

Ook aan de rechthebbende zal de betreffende aanvraag van de nieuwe domeinnaam gemeld worden. Inschrijving in het Trademark Clearinghouse zal ongeveer $150,-- per inschrijving gaan kosten. Op deze website is daarover meer informatie te vinden. De geregistreerde naam wordt vervolgens collectief wordt meegenomen in alle aanvragen voor nieuwe domeinnamen waarin het merk voorkomt. 

Gang naar de rechter nog steeds open

Hoewel in de verschillende reglementen en bezwaarprocedures naar (nieuwe en reeds bestaande) geschillenbeslechtingsprocedures wordt verwezen, staat een gang naar de rechter nog steeds open bijvoorbeeld indien de merkhouder - of de handelsnaamhouder - meent dat er sprake is van inbreuk op zijn rechten dan wel van onrechtmatig handelen. In Nederland zal de beoordeling van inbreuk op merkrechten en handelsnaamrechten (c.q. de onrechtmatige daad) wegens de registratie en/of het gebruik van de nieuwe domeinnamen veelal door de kort geding rechter plaatsvinden. Wij verwachten dat de toetsing die de rechter aanlegt inhoudelijk niet zal verschillen met de toets die nu al voor de verschillende bestaande domeinnamen in de jurisprudentie wordt aangelegd.

Aanbevelingen voor merkhouders, handelsnaamhouders en domeinnaamhouders

Op dit moment is het voor rechthebbenden op een merk en/of een handelsnaam en/of domeinnaam aan te bevelen de lijst met gepubliceerde aanvragen voor nieuwe domeinnamen te bekijken. Mocht daar een 'inbreukmakende domeinnaam' tussen staan, dan kan actie daartegen worden ondernomen. Het verdient voorts aanbeveling aan rechthebbenden om, zodra de Trademark Clearinghouse is opgericht, zich registreren onder gebruikmaking van de sunrise periode. Het is ten slotte aan te bevelen dat rechthebbenden controleren welke met hun merk, handelsnaam en domeinnaam gelijke of overeenstemmende domeinnamen wordt geregistreerd en/of gebruikt door derden, om zodoende prompt actie te kunnen ondernemen.

Meer weten over merken, handelsnamen en domeinnamen? Op 26 september 2012 organiseren wij hierover een Seminar 'Maak kennis met Merken, Handelsnamen en Domeinnamen'.