Hof Leeuwarden miskent mogelijkheid van inburgering na merkinschrijving

In een jarenlang voortslepend juridisch conflict tussen Sport Direct en Sports World over de vraag of SPORTSDIRECT inbreuk maakt op SPORTDIRECT heeft het Hof Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden) op 17 mei 2011 een merkwaardige uitspraak gedaan over inburgering van een merk. Volgens het Hof zou een beschrijvend teken (zoals SPORTDIRECT), na de inschrijving als merk, niet alsnog onderscheidend vermogen kunnen krijgen door inburgering. Dus, ondanks jaren intensief gebruik zou dat merk alsnog nietig verklaard kunnen worden in de redenering van het Hof. Is dit wel juist?

In de procedure bij het Hof ging het om het merk SPORTDIRECT dat op 20 december 2005 als Beneluxmerk is gedeponeerd voor onder meer sportkleding en schoenen. Sports World is een jaar later onder de handelsnaam SPORTSDIRECT ook sportkleding en schoenen gaan verkopen. SPORTDIRECT is daartegen opgetreden op basis van haar handelsnaamrecht en haar merkrecht. In een eerdere procedure is op grond van het handelsnaamrecht van SPORTDIRECT aan Sports World een verbod opgelegd om de handelsnaam SPORTSDIRECT verder te gebruiken. Het verweer van Sports World dat de handelsnaam SPORTSDIRECT louter beschrijvend is en dus onderscheidend vermogen mist, faalde. Voor een handelsnaam geldt immers niet als eis dat deze onderscheidend vermogen moet hebben. Ook beschrijvende aanduidingen kunnen als handelsnaam gelden.

Voor een merkrecht geldt wel de eis van onderscheidend vermogen, louter beschrijvende aanduidingen kunnen geen geldig merk zijn. Zij kunnen bij de inschrijving worden geweigerd of na inschrijving nietig worden verklaard, tenzij het merk alsnog door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen (inburgering).

Sports World heeft haar verlies op het handelsnaamrechterlijke vlak moeten accepteren, maar is op het merkenrechtelijke vlak in de tegenaanval gegaan. Zij heeft in een aparte procedure de nietigverklaring van het merk SPORTDIRECT gevorderd, omdat dit merk louter beschrijvend zou zijn voor sportartikelen en sportkleding die via internet kunnen worden aangeschaft. Deze vordering lag in hoger beroep ter beoordeling voor bij het Hof Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden). Het Hof overweegt dat "SPORT" inderdaad een kenmerk van de producten sportkleding beschrijft en dat ‘DIRECT’ een beschrijving is van het kenmerk dat de producten rechtstreeks via internet bij de producent kunnen worden aangeschaft. Volgens het Hof is het merk dus inderdaad louter beschrijvend voor de producten waarvoor het is ingeschreven. Aldus zou het merk nietig verklaard kunnen worden bij gebreke van onderscheidend vermogen. 

SPORTDIRECT heeft zich in haar verweer onder meer beroepen op inburgering van het merk door het gebruik na de inschrijving. Op dat punt overweegt het Hof dat voor de vraag of het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen middels inburgering, alleen relevant is of het merk ten tijde van het depot onderscheidend vermogen had. Alleen gebruik vóór de depotdatum kan volgens het Hof een rol spelen. Omdat SPORTDIRECT zich niet heeft beroepen op inburgering als gevolg van gebruik van het merk vóór de depotdatum, concludeert het Hof dat het merk voor die datum geen onderscheidend vermogen heeft verkregen en dus nietig is; het merk SPORTDIRECT wordt vervolgens nietig verklaard.

Naar mijn oordeel is deze overweging en de daarop gebaseerde nietigverklaring van het merk niet juist.

De mogelijkheid van nietigverklaring van een bestaand merk is geregeld in artikel 2.28 van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE). In lid 2 van dit artikel staat dat de rechter kan oordelen dat de merken die bij inschrijving geen onderscheidend vermogen hebben na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen. Ik meen dat het Hof dit artikel heeft miskend.

Het is gissen naar de oorzaak van de omissie van het Hof. Ik denk dat de vergissing de volgende oorzaak heeft. Het BVIE is gebaseerd op de Europese richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de EU-lidstaten. In artikel 3 van die richtlijn worden regels gegeven voor de weigering van een merkaanvraag en voor de nietigheid van een merk. In artikel 3 lid 3 van de richtlijn wordt onder meer bepaald dat een merk bij inschrijving niet kan worden geweigerd en na inschrijving ook niet nietig kan worden verklaard indien als gevolg van het gebruik dat van dat merk is gemaakt het merk vóór de datum van de aanvraag voor inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen (de inburgering vóór depotdatum). Voorts staat er in artikel 3 lid 3 van de richtlijn dat de lidstaten naar eigen keuze tevens kunnen bepalen dat deze regel ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen is verkregen ná de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving (de inburgering ná depot of ná inschrijving). Van die mogelijkheid is in het BVIE gedeeltelijk gebruik gemaakt. In artikel 2.28 lid 2 is namelijk bepaald dat onderscheidend vermogen kan worden verkregen door het gebruik na de inschrijving van het merk. Artikel 2.28 lid 2 heeft aldus alleen betrekking op reeds ingeschreven merken (zoals het merk SPORTDIRECT).

Of SPORTDIRECT in cassatie is gegaan van het arrest van het Hof is mij niet bekend. Zo wel, dan lijkt mij de kans op een geslaagd cassatieberoep groot. Of uiteindelijk SPORTDIRECT er in zal kunnen slagen om aan te tonen dat haar merk na de inschrijving is ingeburgerd door intensief gebruik, kan ik niet beoordelen.

Voor de geïnteresseerden vermeld ik nog dat de inburgering zal moeten worden aangetoond vanaf het moment dat beroep gedaan is op de nietigheid van het merk. Zie een uitspraak daarover van het Hof Den Haag van 23 februari 2010 (rov 9). Het Hof Den Haag oordeelde in dat arrest ook dat van inburgering nog steeds sprake moet zijn op het moment dat de uitspraak wordt gedaan; anders gezegd, het merk mag vervolgens niet zijn uitgeburgerd.

Het door mij becommentarieerde arrest van het Hof Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden) mag op het punt van de inburgering dus niet worden gezien als geldend recht.