Uitgangspunten slaafse nabootsing
De Hoge Raad formuleert de volgende uitgangspunten:
"Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opgenomen verplichting voor de verdragslanden om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit dien hoofde te verbieden “alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.
Kortom: de eiser kan bescherming inroepen tegen slaafse nabootsing van een product, op grond van art. 6:162 BW. Dat is het artikel waarin de onrechtmatige daad is geregeld. Slaafse nabootsing schept een vordering op de nabootsende partij. In deze zaak was onder meer een verbod op de verhandeling van de producten in kwestie (een sieraden lijn) gevorderd.
Verplichtingen van de nabootsende concurrent
De nabootsende concurrent heeft volgens dit arrest een verplichting "alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat". Schendt hij die verplichting, en veroorzaak hij aldus "nodeloos verwarringsgevaar", dan slaagt de vordering op grond van art. 6:162 BW.
Voorwaarden aan eisende product
De Hoge Raad stelt een aantal eisen aan het product waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. De belangrijkste is dat de eiser aantoont dat hij een 'eigen gezicht' heeft:
"Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden."
Dit betekent dat een product méér of mínder eigen gezicht of onderscheidend vermogen kan hebben in de relevante markt. Dat wordt bepaald aan de hand van andere in de markt zijnde producten. Aangezien de eiser zijn eigen markt vaak (goed) kent, zal hij vrij goed in staat zijn op op basis van dit criterium het onderscheidend vermogen van zijn product te bepalen.
De Hoge Raad werkt hier niet uit welke markt(en) relevant is/zijn. Bij de sieraden(markt) is dat mogelijk goed te bepalen, maar er zijn gevallen denkbaar waarin producten complementair of substitueerbaar zijn, die niet op eerste gezicht tot dezelfde markt zullen (kunnen) worden gerekend. De rechter moet dit gaan afbakenen.
De Hoge Raad oordeelt verder nog 'dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf niet ertoe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt'. Die omstandigheden maken op zichzelf dus niet, zo lees ik het arrest, dat het product zelf óók bekend is.
Eiser moet zijn product handhaven
Het onderscheidend vermogen is geen constante waarde, zo benadrukt de Hoge Raad: "Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven." Dit betekent met name dat de Hoge Raad verplicht - tot op zekere hoogte - om actief op te treden tegen slaafse nabootsingen in de markt:
"Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay))."
De eiser moet aldus zijn eigen plaats handhaven ten opzichte van anderen. Zoals de Hoge Raad oordeelt, is niet in algemene zin te zeggen wanneer de eiser voldoende optreedt. De eiser hoeft in elk geval niet tegen alle producten die een slaafse nabootsing zijn, op te treden. Opvallend is nog dat de Hoge Raad op dit punt spreekt over het "aanpakken" van derden. Niet duidelijk is wat van de eiser precies op welk moment gevergd kan worden, d.w.z. of het enkel sturen van een sommatiebrief voldoende is, of dat de eiser daadwerkelijk meteen in rechte moet optreden tegen (een) concurrent(en) door een verbod te vorderen. Uit het feit dat het arrest van het Hof waarover de Hoge Raad moest oordelen in stand wordt gelaten, waarin het Hof vrij kritisch lijkt op de eiser, kan mogelijk worden afgeleid dat de lat hoog is. Actief optreden is dus van groot belang.
Hoofdcriterium: verwarringsgevaar bij het publiek
In wezen kan de eiser met een beroep op de onrechtmatige daad optreden als verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek, doordat de gedaagde een product op de markt brengt dat lijkt op het (reeds bestaande) product van de eiser. Hoewel de Hoge Raad een aantal malen slechts het woord verwarring gebruikt, blijkt uit eerdere jurisprudentie dat gevaar voor verwarring in beginsel volstaat. Hoe moet dit beoordeeld worden? Wanneer is sprake van verwarringsgevaar bij het publiek?
Het gaat erom dat het dóór de gelijkenis het publiek de producten zal kunnen verwarren c.q om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is de totaalindruk bepalend. Het publiek is volgens de Hoge Raad "weinig oplettend" en zal "de beide producten meestal niet naast elkaar zien". Ik vraag mij af of dat ook het geval is bij producten die duur zijn, waarbij het publiek in beginsel een (meer) weloverwogen aankoopbeslissing neemt. De praktijk moet dat uitwijzen.
Totaalindrukken
De rechter moet voorts letten 'op de totaalindrukken van vergelijkbare producten' en of daardoor sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, waarbij alle relevante omstandigheden van het geval mogen worden betrokken. De vraag is of de rechter nu primair (of louter) zich moet richten op de totaalindrukken van het eisende en gedaagde product, of ook - met een bredere blik - de totale indrukken van producten uit het Umfeld mag betrekken bij de vraag naar nodeloze verwarring. Als dat laatste juist is, zal er mogelijk minder snel verwarring kunnen zijn als het onderscheidend vermogen van een product kleiner is (en het Umfeld dus 'drukker' is), wat mede afhankelijk is van de mate van de gelijkenissen tussen de betrokken producten. En dan zal het omgekeerde óók juist kunnen zijn, namelijk als het product van de eiser het enige is in de markt, dan zal er (veel) sneller sprake zijn van verwarringsgevaar zodra de nabootser met diens product op de markt komt - waarvan ook sprake kan zijn bij een mindere gelijkenis.
Praktische beoordeling verwarring
Omdat het afhangt van "alle omstandigheden" of sprake is van nodeloze verwarring, zal de rechter in de beoordeling een aantal praktische zaken (moeten) betrekken:
"Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (‘post sale’) zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten."
En er "bestaat voorts geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf (‘directe verwarring’), dan wel op hun herkomst (‘indirecte verwarring’). Immers, zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden. De oneerlijke mededinging waartegen de verdragslanden ingevolge art. 10bis lid 3, onder 1, VvP (en art. 2 lid 1 van de TRIPs-overeenkomst) bescherming dienen te verlenen, bestrijkt dienovereenkomstig verwarring zowel ten opzichte van de waren, als ten opzichte van “de inrichting (…) of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.
Dit alles betekent mogelijk dat het aanbrengen van een ander merk op het nagebootste product (en/of de verpakking daarvan), de onrechtmatigheid niet kan wegnemen. Ook het feitelijke gebruik van het product na aankoop kan meetellen bij de verwarringsvraag. De producten hoeven ook niet identiek te zijn, wil een beroep op slaafse nabootsing slagen.
Conclusies
De Hoge Raad zet in dit arrest de kaders voor het verbod op slaafse nabootsing helder uiteen. Dat is belangrijk, omdat dit verbod kan worden gevorderd als de eiser geen ander IE-recht kan inroepen, zoals auteursrechten, merkrechten of modelrechten. Uit het arrest kan men de volgende conclusies trekken:
- als de eiser met zijn product een eigen gezicht heeft in de markt, zal hij met succes kunnen optreden tegen identieke of overeenstemmende producten die nodeloos verwarringwekkend zijn
- de eiser moet zijn eigen gezicht in de markt actief (in rechte) handhaven, door het sturen van een sommatiebrief en/of het aanhangig maken van een juridische procedure. Gebeurt dat niet dan kan de eiser zijn eigen gezicht verliezen.
- de gedaagde moet alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product
- de totaalindruk van de producten is beslissend; daardoor zal publiek de producten kunnen verwarren en hun aankoopbeslissing kunnen beïnvloeden.
er kan sprake zijn van zowel direct als indirecte verwarring. Beide vormen van verwarring kunnen worden verboden; - alle omstandigheden van het geval spelen verder een rol, waaronder - maar niet beperkt tot - het gebruik van de producten na aankoop, en hoe de verpakkingen van de producten eruit zien
Joost Becker, advocaat intellectuele eigendom
