Juichpakken en merken
Rondom het WK in 2014 deed supermarktketen Jumbo een gouden zet. Ze verkocht oranje ‘juichpakken’ met daarop de naam van de razend populaire tv-persoonlijkheid Roy Donders. Ter promotie van de juichpakken verscheen Donders in reclamespotjes van Jumbo. Voor beide partijen, Donders en Jumbo, ongetwijfeld een lucratieve deal. Ter bescherming van zijn naam, registreerde Donders een beeldmerk waarop zijn naam is afgebeeld.
Enige tijd voor de reclamecampagne voerde Donders gesprekken met een marketingbureau. Dat bureau kon zijn marketing en de productontwikkeling van zijn kledinglijn verzorgen. Uit die gesprekken kwam geen samenwerking voort, maar het marketingbureau deponeerde wel op eigen naam en initiatief het woordmerk ‘ROY DONDERS’. (Let op het onderscheid tussen beeld- en woordmerk.)
Nadat bekend werd dat Donders een samenwerking met Jumbo aanging, liet het marketingbureau Donders weten dat zij juridische stappen zou zetten als Donders de samenwerking met Jumbo doorzette. Bovendien sommeerde het bureau Jumbo dat zij het woordmerk niet mocht gebruiken. Het geschil werd aan de rechter voorgelegd. Die oordeelde dat het marketingbureau het woordmerk ‘ter kwader trouw’ had gedeponeerd. Winst voor Donders, dus. Hij kreeg alleen niet alle kosten vergoed.
Wat oordeelt de rechter?
De Rechtbank oordeelde (overweging 3.27) in eerste aanleg dat het geschil niet over de handhaving van IE-rechten ging. Daarom zou hij het marketingbureau niet in de volledige proceskosten veroordelen:
“Nu enkel vorderingen van [eiser] met betrekking tot de nietigheid van de door JanssenConcepts gedeponeerde merken worden toegewezen, de vordering betreffende de door [eiser] gestelde (dreigende) inbreuk wordt afgewezen en er geen sprake is van een handhavingsactie door JanssenConcepts richting [eiser], is er geen grond artikel 1019h Rv toe te passen.”
Donders was het niet eens met de uitspraak voor wat betreft de proceskostenveroordeling. In hoger beroep was daarom alleen de proceskostenveroordeling in geschil. Dat was een goede zet, want het Hof oordeelde anders dan de Rechtbank. Volgens het Hof was wel degelijk sprake van een ‘handhavingsactie’:
“3.5.7. [appellante] heeft dus met een beroep op haar merkrechten het gebruik door [geïntimeerde] (in samenwerking met derden) van het merk [merknaam 1] belet of geprobeerd te beletten, waarop [geïntimeerde] zich gedwongen zag om de onderhavige procedure tegen [appellante] te starten. Naar het oordeel van het hof valt die procedure onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv."
Conclusie: Roy Donders krijgt de volledige proceskosten vergoed. Gelukkig had hij zelf een beeldmerk geregistreerd en kon hij daarmee opkomen tegen de deponering van het woordmerk door het marketingbureau.
Jeroen Lubbers, advocaat merkenrecht.
