De kleine letter 'α' uit het Griekse alfabet is door het Duitse bedrijf Borco als Europees beeldmerk aangevraagd voor alcoholische dranken, uitgezonderd bier en wijn. Dat merk is geweigerd, omdat de Griekse consumenten in de Griekse letter 'α' geen merk zouden herkennen. Het Hof van Justitie van de EU heeft de weigering ongedaan gemaakt, omdat geen concreet onderzoek naar het onderscheidend vermogen van de 'α' voor alcoholische dranken was gedaan.
Alle tekens "die vatbaar zijn voor grafische voorstelling" kunnen in beginsel een merk zijn. In de EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk worden als voorbeelden van tekens genoemd: woorden, tekeningen, letters, cijfers, vormen van producten en van verpakking. Omdat letters expliciet worden vermeld lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat ook een enkele letter geschikt is als merk. Vanuit die gedacht zal Borco de Griekse 'α', in lettertype Times New Roman zonder grafische wijziging, als beeldmerk hebben aangevraagd. Borco heeft beroep ingesteld tegen de weigering.
Een merk moet echter ook onderscheidend vermogen hebben. Het moet de waren waarvoor het als merk wordt ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming kan identificeren. Ontbreekt onderscheidend vermogen dan kan het geen merk zijn.
De beoordeling van het onderscheidend vermogen moet gebeuren aan de hand van de perceptie van het relevante publiek. Afhankelijk van de aard van het betrokken merk kan die perceptie anders zijn, dat blijkt uit eerdere uitspraken van het Hof van Justitie EU. Zo zal het publiek de vorm van de waar, een slogan en een enkele kleur moeilijker als merk herkennen dan bijvoorbeeld een woord of een figuratief logo. In deze zaak zegt het Hof over 'één-letter-merken' dat "de vaststelling van het onderscheidend vermogen moeilijker kan blijken te zijn voor een merk bestaande uit één letter dan voor andere woordmerken". Dus ook een enkele letter kan worden toegevoegd aan het lijstje moeilijk als merk te herkennen tekens.
Zodra echter de letter op een ongebruikelijke wijze wordt weergegeven en de grafische voorstelling dus wordt gewijzigd, zal het publiek de weergave van de letter makkelijker als een merk kunnen herkennen. Een bekend voorbeeld hiervan is de gestileerde 'M' van McDonald's.
Het Hof benadrukt, in lijn met bestaande rechtspraak, dat het onderscheidend vermogen van een merk steeds concreet zal moeten worden onderzocht in relatie tot de waren of diensten waarvoor het wordt ingeschreven. Dat onderzoek moet streng en volledig zijn.
Het BHIM heeft het merk geweigerd omdat alleenstaande letters, zonder grafische wijziging, in princiepe onderscheidend vermogen zouden missen. Volgens het BHIM zou het relevante publiek de Griekse 'α' misschien opvatten als verwijzing naar de kwaliteit of als aanduiding van grootte, type of soort alcoholische drank. Het algemeen belang brengt inderdaad mee dat dergelijke tekens niet via een merk kunnen worden gemonopoliseerd.
Het BHIM had in deze zaak echter geen concreet onderzoek verricht en baseerde de weigering op een veronderstelling waaruit zelfs enige twijfel sprak. Zodoende kon de weigering van het merk niet in stand blijven. Het BHIM zal alsnog een concreet (streng en volledig) onderzoek moeten verrichten naar het al dan niet onderscheidend vermogen van de de Griekse 'α' voor alcoholische dranken.
Hoe zal dat aflopen? Krijgen we in de toekomst een Europees woordmerk 'α' voor ouzo, whisky of mixdrankjes? De kans daarop is moeilijk te voorspellen. Een Europees merk moet onderscheidend zijn in de hele Europese Unie. Ontbreekt onderscheidend vermogen in één enkele EU lidstaat dan mist het merk onderscheidend vermogen in de gehele EU, zo oordeelde het Hof reeds in 2006. Het teken 'α' is "zonder grafische wijziging" geregistreerd. In Griekenland zal de gemiddelde consument mogelijk de Griekse 'α' niet als een merk herkennen. Uit het onderzoek zal dan moeten blijken of het Griekse publiek de Griekse 'α' als een aanduiding van kwaliteit, grootte, type of soort voor alcoholische dranken beschouwt.
Het Hof heeft in deze zaak ook de verdeling van de bewijslast terzake van het al dan niet ontbreken van onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken uitgelegd. Het BIHM moet eerst (ambtshalve) onderzoeken of het aangevraagde merk ieder onderscheidend vermogen mist. Alleen indien uit de concrete analyse van het BHIM volgt dat onderscheidend vermogen ontbreekt moet de aanvrager alsnog bewijzen dat het aangevraagde merk wel degelijk onderscheidend vermogen bezit . Die bewijslast kan door het BHIM niet worden omdraaid, bijvoorbeeld op grond van een enkele verwijzing naar de aard van het aangevraagde merk.
Mocht uit het hernieuwde onderzoek van het BHIM blijken dat het teken 'α' in Griekenland als zodanig geen onderscheidend vermogen heeft dan zal Borco inschrijving van dit merk alleen nog kunnen redden door inburgering aan te tonen. Dat houdt in dat Borco moet bewijzen dat het teken 'α' door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat bewijs kan worden geleverd op basis van het marktaandeel van het merk, de intensiteit, geografische spreiding, duur van het gebruik, de hoogte van reclamekosten, het aandeel van het relevante publiek dat het teken als merk herkent en verklaringen van de KvK of andere beroepsverenigingen. Daarbij geldt dat onderscheidend vermogen ook verkregen kan worden als gevolg van gebruik van het teken als deel van of in samenhang met een ander ingeschreven merk (zie Hof van Justitie EU 7 juli 2005, C353/03 en ook G-Star RAW).
Constateert het BIHM op basis van haar concrete onderzoek dat het teken 'α' niet alleen in Griekenland maar ook in de andere EU lidstaten onderscheidend vermogen mist, dan zal Borco inburgering in alle EU-lidstaten moeten aantonen (zie Hof van Justitie EU 22 juni 2006, C-25/05).
Oftewel, Borco is er nog niet met de ongedaan making van de eerdere weigering van haar beeldmerk 'α' . Voorspelbaar is de uitkomst nog allerminst. Eerder is de Griekse letter 'omega' als merk toegelaten voor cosmetica produkten, vanwege het ontbreken van bewijs dat deze letter voor die daarvoor onderscheidend vermogen mist. Daarentegen is diezelfde letter als merk geweigerd voor elektronische apparaten, omdat de 'omega' het symbool voor elektronische weerstand is en dus door het publiek als meeteenheid en niet als merk wordt herkend.
Het wachten is dus op de uitkomst van het onderzoek door het BHIM.
Kan de Griekse letter 'α' een merk zijn?
De kleine letter 'α' uit het Griekse alfabet is door het Duitse bedrijf Borco als Europees beeldmerk aangevraagd voor alcoholische dranken, uitgezonderd bier en wijn. Dat merk is geweigerd, omdat de Griekse consumenten in de Griekse letter 'α' geen merk zouden herkennen. Het Hof van Justitie van de EU heeft de weigering ongedaan gemaakt, omdat geen concreet onderzoek naar het onderscheidend vermogen van de 'α' voor alcoholische dranken was gedaan. Alle tekens "die vatbaar zijn voor grafische...
Leestijd
Auteur artikel
Jaap Kronenberg (uit dienst)
Gepubliceerd
25 oktober 2010
Laatst gewijzigd
16 april 2018