Optreden tegen merkinbreuk
Merkhouders kunnen optreden tegen de inschrijving en het gebruik van merken die gelijk zijn aan hun merk of daarmee overeenstemmen, en bekende merken kunnen ook optreden tegen gebruik en registratie van hun merk voor niet-soortgelijke waren. Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het GEU) wees op 26 september jl. arrest hierover in de zaak zaak Puma/puma.
Doosan Infacore Co. Ltd (hierna: Doosan) probeerde in 2012 het merk “puma” voor draaibanken en soortgelijke waren in te schrijven. Tegen deze aanvraag startte Puma SE (hierna: 'Puma'), bekend van het kleding- en sportmerk, een juridische procedure. Nadat Puma in twee instanties verloor, keerde het tij bij het Gerecht voor de Europese Unie (het GEU) dat moet oordelen over de bestreden beslissing van de kamer van beroep.
Drie gronden voor merkinbreuk
Puma doet in casu een beroep op de (relatieve) grond zoals verwoord in (thans) lid 5 van artikel 8 van de Uniemerkverordening. Een succesvol beroep op deze bepaling leidt tot weigering van de inschrijving van het aangevraagde merk "puma" voor draaibanken.
Volgens het GEU volgen uit deze bepaling drie cumulatieve voorwaarden:
1.) De gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken;
2.) De bekendheid van het in oppositie aangevoerde oudere merk;
3.) Het gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
Daarnaast volgt uit de rechtspraak nog een vierde impliciete voorwaarde voor de toepassing van deze bepaling. Namelijk dat 4.) het relevante publiek een verband tussen beide merken legt.
Relevante publiek in merkinbreuk-zaken
Het merkrechtelijk relevant publiek bestaat uit 'de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument'. Maar van welk publiek dient in deze zaak te worden uitgegaan, die van de kleding of de draaibanken?
De kamer van beroep heeft volgens het GEU terecht geoordeeld dat draaibanken bestemd zijn voor een professioneel publiek, dit is een specifieke categorie consumenten die met draaibanken in aanraking komen in het kader van hun beroepsactiviteit. De kleding- en sportartikelen van Puma zijn daarentegen bestemd voor het grote publiek. Daarmee verschilt het publiek van beide merken.
Verband tussen de merken
Vervolgens dient te worden bepaald of het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken.
Een verband bestaat wanneer het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten opkomt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet dit globaal worden beoordeeld. Dit wil zeggen met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Twee van deze omstandigheden zijn 1) de mate van bekendheid van het oudere merk en 2) de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.
Deze twee omstandigheden kunnen volgens het GEU een grote invloed hebben op de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat.
Bekendheid van het merk
Over de mate van bekendheid van een merk, oordeelt het GEU als volgt:
“87 Volgens de rechtspraak is het immers mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven. In een dergelijk geval zou het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven een samenhang tussen de conflicterende merken kunnen zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven [...].
88 Wanneer het doelpubliek van de door het oudere merk aangeduide waren verschilt van het doelpubliek van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk […].”
Indien de kamer van beroep correct rekening had gehouden met de door Puma aangevoerde mate van bekendheid, had een verband tussen de conflicterende merken kunnen worden vastgesteld, aldus het GEU. Dit ondanks het feit dat de betreffende waren (draaibanken en kleding- en sportartikelen) niet soortgelijk zijn en daarmee het publiek niet deels hetzelfde is.
Dit is van belang omdat Puma had aangevoerd dat de bekendheid van haar oudere merk het publiek waarvoor de door deze merken aangeduide waren bestemd waren, oversteeg, en dat deze bekendheid zich kon uitstrekken tot het professionele publiek voor draaibanken.
Onderscheidend vermogen van het merk
Het relevante publiek legt eerder een verband als het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is. De kamer van beroep geeft in de bestreden beslissing aan dat het woordelement “puma” een grote katachtige aanduidt, die bekendstaat om zijn sterkte en kracht en dus verwijst naar allerlei waren die deze kenmerken claimen. Daarmee zou het onderscheidend vermogen van het merk “puma” gering zijn. Het GEU oordeelt dat deze redenering van de kamer van beroep niet correct is en overweegt als volgt:
“75 Ten eerste zij er met betrekking tot het intrinsieke onderscheidend vermogen van de oudere merken aan herinnerd dat de mate van onderscheidend vermogen van een merk alleen moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven […]. Bovendien blijkt uit de rechtspraak[1] dat het om het onderscheidend vermogen van een merk ten aanzien van de erdoor aangeduide waren te beoordelen, irrelevant is dat dit merk ten aanzien van andere waren als beschrijvend kan worden opgevat […].”
Hieruit volgt dat de kleding- en sportartikelen van Puma aanspraak maken op kwaliteiten van sterkte en kracht. Daarmee verwijst de term “puma” naar de kenmerken van deze waren – en dus niet naar waren die deze kenmerken claimen.
De kamer van beroep had geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van de merken van Puma gering was. het GEU oordeelt nu dat dit onjuist is.
Beoordeling van merkinbreuk
De mate van bekendheid en de mate van onderscheidend vermogen van een merk zijn twee belangrijke omstandigheden die meewegen in de beoordeling van het verband tussen twee conflicterende merken. Dus of er sprake is van inbreuk op een mek.
De kamer van beroep zal nu opnieuw moeten oordelen over deze zaak met dat in het achterhoofd, ook al gaat het over waren die niet soortgelijk zijn. De kans is aanwezig dat de kamer van beroep tot een ander oordeel komt, en (kledingmerk) Puma mogelijk in het gelijk stelt.
Deze uitspraak betekent dat een grote mate van bekendheid van een merk kan meebrengen dat die verder reikt dan het relevante publiek van dit merk. Daarnaast is nog van belang dat de mate van onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld. In voorkomende gevallen kan het verschil tussen het relevante publiek van het oude en het nieuwe merk (geheel of gedeeltelijk) weggenomen worden - en de conclusie worden getrokken dat de soortgelijkheid van de waren niet of minder relevant is. Het is nu aan de kamer van beroep om opnieuw (en op correcte wijze) over deze merkinbreuk zaak te oordelen.
Gratis seminar op 15 november a.s.
Benieuwd hoe u uw merk kan beschermen en wat uw rechten zijn tegen namaak, aanhaken en oneerlijke concurrentie? Voor alle ondernemers organiseren wij op 15 november a.s. het gratis seminar "Bescherming tegen namaak, aanhaken & oneerlijke concurrentie". Kijk hier voor alle informatie & direct aanmelden.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
