Chanel heeft opgetreden tegen het gebruik van zo'n lijst. Chanel stelt dat Bargello een dergelijke lijst heeft gebruikt en dat door dat gebruik Bargello ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Chanel en in haar kielzog vaart. De voorliggende zaak vertoont in dit opzicht gelijkenis met de zaak waarin destijds door de Engelse rechter prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie, wat heeft geleid tot het arrest van 18 juni 2009, ECLI:EU: C:2009:378 inzake l’Oréal / Bellure. .
Rechtspraak over vergelijkingslijsten
In het arrest l’Óreal / Bellure is uitgemaakt dat het gebruik van vergelijkingslijsten slechts geoorloofde vergelijkende reclame oplevert indien aan alle vereisten van Richtlijn Vergelijkende Reclame is voldaan (o.m. geïmplementeerd in artikel 6:194a BW). Voor zover Bargello Parfums haar parfums voorstelt als vergelijkbaar heeft zij o.g.v. 6:194a BW het recht om de bekende merken te noemen in haar reclame. Echter, dit gebruik is daartoe niet beperkt volgens de rechtbank.
Gebruik van de merken?
Bargello heeft niet bestreden dat de door Chanel ingeroepen merken een zeer grote naamsbekendheid genieten als gevolg van de langdurige inspanningen die Chanel en de respectievelijke merkhouders hebben geleverd ten aanzien van reclame en bescherming van hun intellectuele eigendom, en dat zij mede als gevolg daarvan bekende merken zijn.
Op de vergelijkingslijsten zijn, zo is ook niet bestreden, direct naast de nummers van de Bargello-parfums tekens afgedrukt die identiek zijn aan, dan wel zeer sterk overeenstemmen met de ingeroepen merken. Op die manier kan via de merknaam een de klant bekende geur worden gezocht, en door middel van het corresponderende nummer de betreffende Bargello-geur in het schap worden gevonden.
Recht op vergelijken of imitatie?
De rechter is van oordeel dat Bargello o.g.v. art. 2.20 (1) sub c BVIE inbreuk maakt op alle ingeroepen merkrechten en tevens in strijd handelt met artikel 6:194a (2) sub g BW. In casu is er geen recht op een vergelijking:
Voor zover Bargello c.s. in haar uitingen haar parfums voorstelt als vergelijkbaar met de merkparfums (en dus niet als imitatie), heeft zij op grond van artikel 6:194a BW het recht de merken (of overeenstemmende tekens) te gebruiken. In het voorliggende geval zijn haar uitingen daar echter niet toe beperkt. In dit verband is relevant dat het Hof van Justitie in genoemd arrest (r.o. 73) heeft overwogen dat imitatie in de zin van de bepalingen omtrent vergelijkende reclame iedere vorm van imitatie of replica omvat (waaronder ook een imitatie van geur – r.o. 76), en niet beperkt is tot ‘namaak’ in enge zin (waarbij niet alleen de geur maar ook de verpakking en het flesje zou zijn nagemaakt). Vooral de tekst van de advertenties en de uithangborden (vergelijk r.o. 2.8) wekt bij de gemiddelde omzichtige en oplettende consument de suggestie van imitatie of namaak (vergelijk artikel 6:194a lid 2 sub h BW). Op het uithangbord staat immers “400 merkparfums” waarbij evident wordt gedoeld op alle grote merken uit de lijst, waaronder die van Chanel c.s., gevolgd door “u merkt geen verschil”. Daarmee wordt zonder meer de suggestie gewekt dat de geur niet slechts vergelijkbaar maar hetzelfde is. Voor de advertentie (“meer dan 400 merkgeuren voor maar 16,99!”) is dat niet anders. Ook de lay-out van de vergelijkingslijsten met de nogal prominente rol voor de merken (een kaal Bargello-nummer wordt direct gevolgd door de bekende parfum- en fabrikantnamen in hoofdletters) draagt bij aan de suggestie van imitatie. De tekst van de flyer waar Bargello c.s. zich ten verwere op beroept, biedt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende tegenwicht tegen genoemde suggestie. Ten eerste is de flyer pas zichtbaar als de klant naar binnen is gekomen, mede onder invloed van de suggestieve tekst van het uithangbord en de advertenties. Ten tweede zal niet iedere klant die binnenloopt de flyer zien liggen, laat staan lezen. De klant komt immers om een parfum te kopen en niet primair om voorgelicht te worden. Hetzelfde geldt voor de vermelding in (zeer) klein lettertype onderaan de lijsten. De merken van eiseressen spelen aldus in het verkoopmodel van Bargello c.s. een grotere rol dan noodzakelijk voor een geoorloofde vergelijking in de zin van artikel 6:194a BW. In samenhang met de grote bekendheid, het sterke onderscheidende vermogen en de goede reputatie van de merken, evenals de overige genoemde omstandigheden, leidt dat tot de conclusie dat Bargello c.s. ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken en daarmee inbreuk maakt ‘sub c’. Om dezelfde redenen handelt zij in strijd met artikel 6:194a lid 2 sub g BW.
Conclusie
Uit deze uitspraak volgt dat voor een beroep op de imitatie-grond, om tegen merkgebruik in lijsten (als vorm reclame) op te treden, het niet noodzakelijk is dat het product zelf, dus de geur de verpakking en de fles, nagemaakt is. Iedere vorm van replica kan in beginsel bestreden worden, als bij de consument de suggestie van namaak of imitatie wordt gewekt. Lees de uitspraak hier na.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
