Een belangrijke uitzondering is het afsluiten van een licentiecontract waaruit (veelal expliciet) de toestemming volgt van de merkhouder om zijn merk te gebruiken. Van een andere uitzondering is sprake, wanneer kan worden aangetoond dat producten van de merkhouder eerder door of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (zogenoemde uitputting van het merk). Dan mogen die merkproducten verder worden verhandeld.
In een recente kwestie tussen Dupont en Damet c.s. speelde de vragen naar de hiervoor genoemde uitzonderingen - licentie en uitputting - op het merkrecht. Daltra (onderdeel van Damet c.s.) had eerder onder een licentieovereenkomst van Dupont werkkleding (overalls) met daarop NOMEX en DUPONT merken van Duport laten vervaardigen en aangeboden, voorzien van een aramidevezel speciaal geschikt voor het gebruik in brandwerende kleding, in onder meer Nederland. Daltra had de licentie tot in 2008. De vraag was of Damet c.s. ook na het einde van die overeenkomst door kon gaan met het aanbieden van dit soort kleding onder de merken van Dupont.
Na 24 juni 2008 is de licentieovereenkomst naar de stelling van Dupont niet verlengd. Damet c.s. stellen zich op het standpunt dat de licentieovereenkomst stilzwijgend is verlengd, omdat zij een reminder dienaangaande heeft ontvangen van Dupont in 2009, alsook een Questionaire for a trademark license agreement heeft ingevuld en teruggestuurd aan Dupont en sindsdien ook nieuwsbrieven bleef ontvangen. Daaruit heeft Damet c.s. afgeleid dat de licentieovereenkomst was voortgezet.
Naar het oordeel van de rechtbank verkeert Damet c.s. echter ten onrechte in de veronderstelling dat de licentieovereenkomst is voortgezet. Damet heeft ondanks voornoemde feiten nagelaten onderbouwd te stellen dat een nieuwe looptijd is aangegaan voor de overeenkomst. Zij kan geen rechten ontlenen voor handelingen na juni 2008.
Damet c.s. verdedigt voorts dat het haar is toegestaan de merken van Dupont te gebruiken omdat in de kleding die zij aanbiedt NOMEX vezels van Dupont verwerkt, zodat het merkrecht van Dupont is uitgeput. Echter, de rechter oordeelt dat voor zover de door Daltra onder de merken NOMEX en DUPONT in de Benelux verhandelde kleding géén NOMEX vezels bevatte, dit een merkinbreuk oplevert:
"Het te koop aanbieden van producten onder een teken dat gelijk is aan een merk is een voorbehouden handeling in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE respectievelijk 9 lid 2 GMVo, waartegen de merkhouder zich derhalve kan verzetten. Het gegeven dat de aanbieder niet op de hoogte was of had kunnen zijn van de afwezigheid van een bestanddeel van het product dat het gebruik van het teken rechtvaardigt, heeft daarop geen invloed. Het enkele feit dat het bestanddeel geen onderdeel uitmaakte van de verhandelde kleding, is voldoende om de aangevoerde reden voor het gebruik van de merken teniet te doen."
Het uitputtingsverweer slaagt evenmin, aldus de rechtbank, omdat Damet c.s. hebben nagelaten gemotiveerd te stellen dat Dupont ook toestemming heeft gegeven door de import van (de sotffen voor) de kleding in de EER. Alleen in dat geval is er sprake van uitputting.
Voorts voert Damet c.s. aan dat zij te goeder trouw de merken gebruikt heeft omdat zij steeds in de gerechtvaardigde overtuiging verkeerde dat haar toeleverancies op haar verzoek daadwerkelijk NOMEX vezels van Dupont in kleding verwerkten. Het argument van de goede trouw van Damet c.s. wordt echter niet geaccepteerd door de rechtbank:
"Nu zij als professionele marktpartij en ex-licentienemer van DuPont bekend mag worden verondersteld met de noodzaak zich goed te informeren over de producten die zij laat vervaardigen en de daarvoor benodigde stoffen en over de wijze waarop DuPont licenties voor de verwerking van NOMEX vezels verstrekt, kan Daltra zich er niet achter verschuilen dat zij door "NOMEX" bij Guardian te bestellen zonder meer kon vertrouwen op de echtheid van de desbetreffende vezels."
Kortom, de inbreuk op de merkrechten wordt aangenomen. Er is geen licentieovereenkomst meer en uitputting van het merkrecht wordt niet aangenomen.
Dupot had ook bewijsbeslag gelegd en inzage gevorderd in de administratie van Damet c.s. om erachter te komen waar precies de merkinbreuken plaats hebben gevonden. Ook deze vorderingen worden toegewezen met name ook om de in- en verkoopkanalen van de inbreukmakende producten te kunnen vaststellen.
Het hele vonnis is hier op boek9.nl/IEPT na te lezen.
