De kernvraag is of het bekende merk Red Bull het energiedrankje "The Bulldog" moet tolereren omdat The Bulldog een geldige reden heeft nu zij eerder dan de merkregistratie van Red Bull de handelsnaam "The Bulldog" gebruikte voor horecadiensten.
De rechtbank heeft de verbodsvordering van Red Bull tegen The Bulldog afgewezen. In hoger beroep wijst het gerechtshof Amsterdam de vordering van Red Bull toe.
Het Hof Amsterdam oordeelt:
(a) dat vast staat dat Red Bull een bekend merk is voor energiedrankjes; en
(b) dat het publiek Red Bull en The Bulldog mogelijk niet zal verwarren maar wel een verband zal leggen tussen beide namen omdat die gebruikt worden voor energiedrankjes en beide hetzelfde woord "Bull" bevatten.
Omdat The Bulldog in een interview van de Nieuwe Revu had gezegd: "Red Bull heeft een omzet van 2.4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar maar 1 procent van zou kunnen meepikken!", meent het hof dat The Bulldog daadwerkelijk beoogde van de reputatie van het bekende merk Red Bull te profiteren. Volgens de geldende leer is er onder die omstandigheden sprake van merkinbreuk, tenzij de inbreukmaker kan aantonen dat hij een geldige reden heeft die rechtvaardigt dat hij met het gebruik van een overeenstemmend teken profiteert van de reputatie van het bekende merk.
The Bulldog beroept zich op zo'n geldige reden, met verwijzing naar haar eerdere gebruik (sedert 1975) van dezelfde handelsnaam voor horecadiensten, waaronder het schenken van dranken, nog voordat Red Bull in 1983 als merk werd ingeschreven en een bekend merk is geworden.
Het Hof verwerpt dat verweer met een argument gebaseerd op het Benelux merkenrecht en een arrest van het Benelux Gerechtshof (Clareyn/Klarein) uit 1975. Het Hof Amsterdam oordeelt namelijk dat er voor The Bulldog geen zodanige noodzaak bestaat de naam The Bulldog voor energiedrankjes te gebruiken dat redelijkerwijs niet van haar gevergd zou kunnen worden daarmee te stoppen. Hiermee lijkt het Hof een "geldige reden" zeer beperkt uit te leggen, namelijk als een geobjectiveerde dwingende reden.
The Bulldog liet het hierbij niet zitten en is tegen de uitspraak van het hof in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Volgens The Bulldog is het argument van het hof achterhaald door de Europese harmonisatie van het merkenrecht en geldt op grond van artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn (Europese Richtlijn 2008/95) in Nederland (de Benelux) inmiddels een ruimere uitleg van het begrip "geldige reden". Op grond van Europees recht zou volgens haar voor een geldige reden voldoende zijn dat zij haar naam reeds te goede trouw gebruikte voordat Red Bull als merk werd gedeponeerd. Red Bull houdt vast aan de beperkte uitleg, namelijk dat alleen een objectief dwingende reden is aan te merken als een geldige reden.
De Hoge Raad twijfelt of inderdaad een ruimere uitleg aan dit begrip moet worden gegeven. De tekst van de Europese Merkenrichtlijn geeft geen duidelijkheid en het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) heeft daarover nog geen uitspraak gedaan. De Hoge Raad stelt daarom vragen van uitleg aan het HvJEU.
Die uitleg van het begrip geldige reden (in de zin van artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn) is nu door het HvJEU gegeven voor de specifieke situatie van dit geval.
Het HvJEU oordeelt eerst dat artikel 5 lid 2 van de richtlijn geen steun geeft voor de beperkte uitleg dat alleen objectief dwingende redenen een geldige reden opleveren.
Vervolgens zegt het HvJEU dat voor de uitleg van het begrip "geldige reden" moet worden gekeken naar de achterliggende bedoeling van de bescherming van merken, namelijk dat de merkhouder moet worden beschermd in de gevallen waarin een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten. Bekende merken hebben daarbij een ruimere bescherming dan normale merken. Maar, aldus HVJEU, het gaat bij de bescherming van merken telkens om de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegenover het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens (namen, logo's, en dergelijke) om in het economisch verkeer hun producten te kunnen aanduiden.
De "geldige reden" moet volgens het HvJEU daarom worden gezien in de context van die belangenafweging. De houder van een bekend merk moet aantonen dat er door de inbreukmaker ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van zijn merk (belang merkhouder zijn merk te beschermen tegen aantasting van de wezenlijke functie). De inbreukmaker moet dan aantonen dat hij dit doet met een geldige reden (belang inbreukmaker dat de bescherming van het merk wordt beperkt). Slaagt de inbreukmaker in dat bewijs dan profiteert hij van de reputatie van het bekende merk, maar weegt zijn belang om het overeenstemmende teken toch te kunnen blijven gebruiken zwaarder.
Hieruit volgt volgens het HvJEU dat het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten maar ook subjectieve belangen van een derde die een overeenstemmend teken reeds eerder heeft gebruikt.
In het Interflora arrest heeft het HvJEU in 2011 zo'n belangenafweging reeds gemaakt in verband met het gebruik van een bekend merk als trefwoord voor een reclameboodschap van een derde in het kader van een zoekmachine advertentiedienst (Google Adwords). Daar was sprake van een geldige reden voor het gebruik van het bekende merk door een derde omdat in de reclameboodschap van de derde een alternatief werd geboden voor de producten van het bekende merk (het belang van de derde om vergelijkende reclame te kunnen maken prevaleert).
Vervolgens geeft het HvJEU de toetsingscriteria voor de belangenafweging tussen de houder van een bekend merk en een derde die een daarmee overeenstemmend teken reeds gebruikte voordat het bekende merk werk geregistreerd. Het gaat om de volgende criteria:
(1.) Bepaald moet worden in hoeverre het eerder gebruikte teken (The Bulldog) is ingeburgerd en welke reputatie het geniet bij het relevante publiek;
(2.) Nagegaan moet worden wat het oogmerk van het gebruik van dit teken (The Bulldog) door de derde is en of dat gebruik als te goede trouw is te kwalificeren. Voor de beoordeling van gebruikte goede trouw moet volgens het HvJEU rekening worden gehouden met:
(2.a.) de mate waarin de producten waarvoor het (eerder gebruikte) teken (The Bulldog) is gebruikt en de producten waarvoor het bekende merk is ingeschreven gerelateerd zijn;
(2.b.) het tijdstip van eerste gebruik van het teken (The Bulldog) voor dezelfde producten als het bekende merk (Red Bull);
(2.c.) het tijdstip van verwerving van bekendheid van het bekende merk (Red Bull).
(3.) De economische en commerciële relevantie van het gebruik van het teken (de Bulldog) voor de producten waarvoor het bekende merk (Red Bull) is ingeschreven.
Het is aan de nationale (feiten) rechter om deze criteria te toetsen.
Tenslotte geeft het HvJEU nog wel twee handreikingen voor de toepassing van de toetsingscriteria in het onderhavige geval.
Allereerst zegt het HVJEU dat wanneer een teken (The Bulldog) voordat het bekende merk (Red Bull) gedeponeerd is al gebruikt is voor producten die in verband kunnen worden gebracht met de producten waarvoor het merk is ingeschreven, het gebruik van het teken ook voor de producten van het bekende merk als het ware een natuurlijke uitbreiding vormt voor het assortiment van producten waarvoor het teken al een zekere reputatie geniet bij het publiek.
In casu werd het teken The Bulldog reeds eerder gebruikt voor horecawaren en -diensten waaronder de verkoop van dranken. De latere verkoop van energiedrankjes onder de naam The Bulldog kan in dat licht - aldus het HvJEU - worden gezien als daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment van de producten die The Bulldog aanbiedt en niet als een poging om voordeel te trekken uit de reputatie van het merk Red Bull. Die indruk wordt versterkt als reeds energiedrankjes onder de naam The Bulldog werden verkocht voordat Red Bull een bekend merk werd. Dit staat echter niet vast en moet dus nog nader worden onderzocht.
Ten tweede overweegt het HvJEU in het licht van de onderhavige casus, dat hoe sterker de reputatie van het teken (The Bulldog) in relatie tot een bepaald assortiment producten is voordat het bekende merk (Red Bull), waarmee het teken overeenstemt is gedeponeerd, des te meer is het gebruik van het teken (The Bulldog) commercieel noodzakelijk voor de verhandeling van dezelfde producten als waarvoor het bekende merk (Redbull) is ingeschreven. En dit geldt in het bijzonder als de producten van het bekende merk naar hun aard geassocieerd worden met de producten waarvoor het teken eerder is gebruikt.
Tot zover de handleiding van het HvJEU voor de toetsing door de nationale rechter of er in het onderhavige geval sprake is van een geldige reden voor The Bulldog om haar naam te gebruiken voor energiedrankjes. Het woord is dus nu aan de Nederlandse feitenrechter.
Op grond van de gegeven criteria en de nadere toelichting daarop van het HvJEU acht ik niet onaannemelijk dat The Bulldog energiedrankjes onder die naam zal kunnen blijven verkopen. Mogelijk zal nog een relevant feitenpunt zijn of de Bulldog kan bewijzen dat zij haar naam reeds voor energiedrankjes gebruikte voordat Red Bull een bekend merk werd. Uit de overwegingen van het HVJEU valt echter op te maken dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn. Evengoed is denkbaar dat de Nederlandse rechter op grond van enkel het eerdere gebruik van de Bulldog voor horecawaren en -diensten, waaronder het schenken van dranken, al tot de conclusie komt dat de uitbreiding van het assortiment producten naar energiedrankjes logischerwijs daaruit voortvloeit en een geldige reden oplevert voor The Bulldog om onder die naam energiedrankjes te verkopen. Dat zij zodoende voordeel trekt uit de bekendheid van het merk Red Bull is dan niet een merkinbreuk omdat er die geldige reden aanwezig is. Zodra de Nederlandse feitenrechter zich hierover heeft uitgesproken zullen we daar op deze kennispagina over berichten.
