Nieuwe Benelux nietigheids- en vervalprocedure voor merken

In Nederland en de rest van de Benelux-landen komt naar verwachting in 2017 een nieuwe administratieve verval- en nietigheidsprocedure. Daardoor bestaat de mogelijkheid om Benelux merken uit het register te krijgen, zonder per se een procedure bij de rechter te starten. De procedure kan worden ingeleid bij het BBIE. Wat zijn de voordelen?

Nieuwe verval- en nietigheidsgronden

Het niet gebruiken van een merk kan een reden zijn om van dat merk de vervallenverklaring te eisen. Zo wordt ruimte gecreëerd voor concurrenten om hun eigen daarmee conflicterende merk te lanceren.

Indien een merk onderscheidend vermogen mist (bijvoorbeeld omdat het beschrijvend is of te kwader trouw aangevraagd) kan het nietig verklaard worden.

Deze en andere verval- en nietigheidsgronden bestaan al langer, en worden door de rechter beoordeeld. Echter door nieuwe wetgeving wordt het mogelijk deze gronden ook voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en modellen) in te roepen.

Rechtsgevolgen

Indien het inroepen van verval van een merk slaagt, werkt dat vanaf de datum waarop de vordering tot verval wordt ingesteld. Een vordering tot nietigverklaring van het merk heeft terugwerkende kracht (werkt ex tunc). Dit is expliciet uitgemaakt in de nieuwe Merkenrichtlijn.

Het voordeel van dit rechtsgevolg is dat indien bij dagvaarding voor de rechter of voor het BBIE onder inroeping van de nieuwe verval- en nietigheidsgronden het (concurrerende) merk wordt doorgehaald, dit niet langer bestaat.

Toch naar de rechter?

Met de nieuwe verval- en nietigheidsgronden wordt een voordeel behaald, zo is de bedoeling van de wetgever, omdat het niet langer noodzakelijk is om hiervoor een tegenvordering (reconventionele vordering) tot doorhaling van het merk in te stellen in een verplichte procedure voor de rechter, of enkel in conventie in diezelfde procedure de nietigheid of het verval van het Benelux merk te vorderen.

Het voordeel lijkt evenwel beperkt, omdat in een rechterlijke procedure de winnende partij - ingeval van een tegenvordering die samenhangt met een inbreukvordering - aanspraak kan maken op de vergoeding van de volledige advocaat- en proceskosten, hetgeen bij het BBIE niet mogelijk is. Alleen bij een enkele nietigheids- of vervalclaim lijkt het voordeel dus aangewezen.

Of u nu naar de rechter moet of naar het BBIE wilt, het advies is om u te laten bijstaan door een merkenspecialist. De advocaten van Dirkzwager kunnen u daarbij helpen.

Joost Becker, advocaat merkenrecht