De casus
Het Zweedse Länsförsäkringar AB (hierna Länsförsäkringar) verkreeg in januari 2008 een Europese merkregistratie. Länsförsäkringar houdt zich bezig met beleggingen en verzekeringen. Het Uniemerk is ingeschreven voor gebruiksklassen 36 en 37. Kortgezegd betreffen die klassen makelaarswerkzaamheden en bouw- of installatiewerkzaamheden.
Nauwkeurige vermelding van gebruiksklassen is van belang. Marktdeelnemers kunnen anders niet inschatten of hun merkteken inbreuk maakt op een eerder merkdepot. De rechter houdt daar rekening mee. Als het merk gebruikt wordt voor andere waren of diensten dan waarvoor het is ingeschreven, is de beschermingsomvang beperkt. (Het is dan ook een goede zaak om die gebruiksklassen zeer precies te omschrijven.)
Matek A/S (hierna Matek) is een fabrikant van prefab huizen en hutten gemaakt van hout. In 2009 deponeert zij een logo als merk voor gebruiksklasse 19. Dat is het fabriceren van bouwmaterialen en verplaatsbare (houten) constructies.
Normaal gebruik
Länsförsäkringar besluit op te komen tegen het gebruik van het soortgelijke merkteken door Matek. In eerste aanleg oordeelt de rechter dat sprake is van inbreuk. Het logo van Matek stemt overeen met het merk van Länsförsäkringar . In hoger beroep oordeelt de rechter echter, dat hij de mate van overeenstemming en daarmee het verwarringsgevaar niet uitsluitend beoordeelt aan de hand van de merkregistratie. Hij betrekt ook het daadwerkelijke gebruik van het merk in zijn oordeel. Länsförsäkringar ziet de bui al hangen, want zij heeft het merk niet of nauwelijks gebruikt voor makelaarswerkzaamheden of bouw- en installatiewerkzaamheden. Ze stelt dat de rechter in de eerste vijf jaar na merkregistratie het normale feitelijke gebruik niet mag betrekken in zijn oordeel over de mate van verwarringsgevaar. In cassatie stelt de rechter prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.
Respijtperiode
Het Hof oordeelt:
“Gelet op één en ander dient op de gestelde vragen te worden geantwoord […] dat artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening, aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving ervan, in geval van verwarringsgevaar, derden het gebruik in het economische verkeer kan verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor alle waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een normaal gebruik van dit merk voor deze waren of diensten hoeft te worden aangetoond.” (r.o. 29)
Al met al is dat een bevredigende oplossing. Een merkhouder moet de kans krijgen zijn merk op de markt te introduceren. Daar kan enige tijd overheen gaan. Het merk pas registreren nadat het al op de markt is verschenen is doorgaans geen reële optie. De Europese wetgever heeft gewild één lijn te trekken. Dit houdt in dat een merkhouder een “respijtperiode [heeft] om zijn merk normaal te beginnen te gebruiken” (overweging 26).
Een kleine toevoeging hieraan is, dat de rechter ná vijf jaar het gebruik van het merk tijdens de respijtperiode wel mag meewegen in zijn oordeel. De merkhouder doet er dan ook verstandig aan om het merk op tijd te gebruiken.
Jeroen Lubbers, advocaat merkenrecht.
