Bescherming van sportmerken
Exploitanten van sportmerken doen er goed aan hun merken vanaf het begin vast te leggen, te registreren. Dat zorgt in beginsel voor een zo ruim mogelijke bescherming van hun branding, terwijl de kosten van registratie van het merk veelal beperkt zijn. Een merkregistratie geeft de merkhouder aanspraak op onder meer het volgende:
Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:
a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
Dit betekent dat niet enkel exact dezelfde overname van het merk maar ook verschrijvingen of bewerkingen kunnen worden verboden door de merkhouder, mits de functies van het merk worden aangetast waaronder de herkomstaanduidingsfunctie (het publiek is verward over bijvoorbeeld de herkomst van de aangeboden sportles).
Actief optreden van de merkhouder
Een merkhouder kan zich in beginsel echter niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer van soortaanduidingen, of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 2.23 BVIE). Ook merken die geen onderscheidend vermogen (meer) bezitten om diezelfde reden, kunnen in beginsel nietig of vervallen worden verklaard waardoor de merkhouder daar geen beroep (meer) op kan doen. Onder meer in de spinning zaken was hiervan sprake.
Spinning
De Amerikaanse onderneming Mad Dogg Athletics Inc., de onderneming achter 'spinning', heeft verschillende merkregistraties verricht in een poging om het exclusieve recht op het woord spinning te krijgen. Zo probeert zij haar investeringen in het merk terug te verdienen. Sportscholen, fitnesscentra en wellness clinics kunnen licenties afsluiten voor instructeurs, alsook fietsen, lessen (Dvd's) en kleding afnemen van de merkhouder. Uiteraard tegen betaling van een licentievergoeding.
Echter, Batavus' gebruik van de naam “Ultimaate Spinning 3s” voor een fiets kon niet tegengehouden worden, omdat - zo oordeelde de rechter - het merk van Mad Dogg tot soortnaam was verworden. Later oordeelde het Hof Den Haag dat de 'spinning' merken van Mad Dogg een zeer gering onderscheidend vermogen hadden. Daarnaast heeft het Europese merkenbureau heeft in 2014 geoordeeld dat spinning geen geldig merk is. In het hoger beroep is dit oordeel (in een Tsjechische zaak) bevestigd, in het bijzonder dat:
proprietor was required to be sufficiently active in protecting the mark’s distinctive character. However, since that date the EUTM has become generic, as indicated by the evidence. End users, traders and even licensed service providers use and perceive the mark in a generic manner as a designation of a particular type of exercise training rather than as a trade mark.
Actief optreden tegen merkinbreuk is essentieel voor lijfsbehoud, zo blijkt voorts uit deze uitspraak:
The EUTM proprietor was mostly inactive during the period of eight years, at least, while others have either used the EUTM without authorisation or as a generic term. The proprietor has only really started defending its mark in light of the infringements and unauthorised uses brought to its attention by the applicant.
Het gevaar bestaat dus dat zelfs als een merk bij toetreding tot de markt nog wel onderscheidend vermogen heeft, het dat kan verliezen in de loop der tijd. Dat komt paradoxaal genoeg mede dankzij het succes op de markt. Als iedereen spinning gaat gebruiken en de merkhouder treedt daar niet tegenop, dan verliest de merkhouder zijn alleenrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat het woord spinning gebruikt mag worden zonder royalties te betalen.
Bescherming tegen online en offline gebruik
Zumba
De merkhouder van Zumba (Zumba Fitness) verkeerde in een betere positie. Met succes kon zij onder meer de domeinnaam zumbaholland.com tegenhouden, alsook het gebruik van Zumba voor bepaalde lessen. Het verweer dat daartegen niet kon worden optreden omdat deze voldoende onderscheidend vermogen heeft door de toevoeging van het element “Holland” slaagde niet, juist omdat zumba het meest onderscheidende deel is:
Dat betoog kan niet slagen omdat het element “Zumba” onmiskenbaar het meest onderscheidende onderdeel is van de handelsnaam en juist dat element voorop staat in de handelsnamen. Er is dus wel sprake van een overeenstemmend teken. Dat gegeven, in combinatie met hiervoor genoemde omstandigheden, maakt het verwarringsgevaar voorshands voldoende aannemelijk.
De gedaagde moest naast het gebruik van de domeinnaam op straffe van dwangsommen ook alle uitingen binnen sociale media zoals Hyves, LinkedIn en Facebook staken en gestaakt houden. Het verweer gegrond op artikel 2.23 BVIE slaagde niet. De merkhouder kan zich in dit geval dus beschermen tegen zowel online als offline merkgebruik.
Bodypump
Een zeer recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag ging over de vraag of het gebruik van Pump inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Les Mills (LMI) op de Bodypump-merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub b UMVo.
De gedaagde partij stelt dat de Bodypump-merken hun onderscheidend vermogen hebben verloren nu het publiek Body Pump / Bodypump als soortaanduiding is gaan beschouwen. Gedaagde verwijst daarbij naar een aanbod van het bedrijf Lifemaxx (geen licentienemer van LMI) van een ‘Body pump set’ (kennelijk een set gewichten), het feit dat velen op internet Bodypump aanbieden, en het feit dat LMI het zelf noodzakelijk acht de aanduiding ‘Bodypump’ – vanwege haar kennelijke geringe onderscheidend vermogen – vergezeld te laten gaan van de toevoeging ‘Les Mills’. Namens de merkhouder wordt betwist dat Body Pump tot soortnaam is verworden, en wordt erop gewezen dat Googelenop Bodypump weliswaar veel resultaten oplevert, maar dat die resultaten uitsluitend websites van LMI of haar (sub)licentienemers betreffen, aangezien er streng wordt opgetreden tegen inbreukmakers.
De stellingen van de aangevallen partij betreffende de ongeldigheid van de Bodypump-merken, worden ook niet gevolgd omdat de rechtbank ex artikel 99 lid 1 UMVo – in afwezigheid van een reconventionele nietigheidsvordering – moet uitgaan van de geldigheid van deze merken. Wel wordt geoordeeld dat het onderscheidend vermogen "gering is".
Ten aanzien van de vraag of Pump merkrechtelijk teveel overeenstemt met de Bodypump-merken, oordeelt de rechter als volgt:
Wat betreft de overeenstemming tussen merk en teken overweegt de rechtbank dat het teken Pump identiek is aan het tweede gedeelte van het merk BODY PUMP en het merk BODYPUMP. Hoewel doorgaans het begin van een woord meer aandacht trekt, wordt dat effect in dit geval verzwakt omdat het gedeelte BODY algemener is dan PUMP, en tot op zekere hoogte beschrijvend voor fitness(lessen) omdat het refereert aan het doel van fitness: het lichaam (body) fit houden. PUMP is weliswaar niet dominant, maar wel het meest onderscheidende onderdeel van de woordmerken. Hoewel PUMP, zoals [gedaagde] terecht heeft aangevoerd, kan verwijzen naar aspecten van fitness / krachttraining, bijvoorbeeld het oppompen van de spieren, is dat verband naar het oordeel van de rechtbank minder sterk dan bij BODY. (...)
Merken en teken stemmen door de gelijkheid van het onderscheidende deel auditief zowel als visueel overeen. Begripsmatige overeenstemming is niet in geschil. Al met al is dus sprake van een aanzienlijke mate van overeenstemming tussen de merken en het teken. Dat het teken Pump zonder hoofdletters wordt gebruikt, zoals [de V.O.F.] c.s. aanvoert, is voor de auditieve en begripsmatige overeenstemming niet relevant, en voor de visuele overeenstemming acht de rechtbank dit geen wezenlijk punt. Waarom dit wel zo zou zijn, heeft [de V.O.F.] c.s. niet gemotiveerd.
De rechtbank neemt dus verwarringsgevaar aan, omdat er naar het oordeel van de rechtbank wegens de "aanzienlijke overeenstemming" tussen merk en tegen en de identiteit van de diensten het publiek zou kunnen menen dat de aangeboden fitnesslessen van LMI afkomstig zijn, dan wel met haar toestemming (onder licentie) worden aangeboden, dan wel dat er anderszins een economische band bestaat tussen LMI en de gedaagde partij (en). Dat de Bodypump-merken een gering onderscheidend vermogen hebben, doet daar onvoldoende aan af.
Ten slotte heeft is de stelling dat Pump een generieke aanduiding is voor krachttraining onvoldoende onderbouwd.
Conclusies
Uit het voorgaande kunnen een aantal belangrijke lessen getrokken worden voor de merkhouder en merkgebruikers:
- merkhouders dienen tot registratie over te gaan, om hun merk zo goed mogelijk te beschermen
- naast investeringen in branding, moeten merkhouders telkens optreden (in rechte) tegen gebruik zonder toestemming van het merk
- de aangevallen partij zal het argument dat het merk een generieke aanduiding of soortnaam is (geworden) handen en voeten moeten geven, en daartoe bovendien een nietigheidsvordering moeten instellen
- als de merkhouder niet actief optreedt tegen verwording tot soortnaam, loopt hij het risico op verlies van het merk, en kan hij niet optreden tegen gebruikers van het merk die het merk zonder toestemming gebruiken
- als het merk geldig is, kan de houder ervan niet slechts tegen identieke tekens, maar ook tegen overeenstemmende tekens optreden (tenzij bijvoorbeeld sprake is van een situatie zoals bedoeld in art. 2.23 BVIE, wat de aangesproken partij moet onderbouwen).
