Registratie van logo's in grijs, zwart-wit of kleur?

Veel beeldmerken of logo's binnen de EU zijn in zwart-wit als merk geregistreerd, terwijl alleen de kleurvariant van het logo wordt gebruikt. De gedachte hierachter is dat een merk geregistreerd in zwart-wit alle kleuren dekt. Hierdoor komen echter verschillende vragen op. Is een beeldmerk uitgevoerd in grijs of zwart-wit identiek aan hetzelfde merk in kleur? Kan de registratie van een merk in grijs of zwart-wit dienen als basis voor latere registraties van datzelfde merk in kleur? En houdt het gebruik van een merk in kleur ook het merkrecht in stand, indien het merk alleen in grijs of zwart-wit is geregistreerd?

De European Trade Mark and Design Network heeft een 'Communication' uitgegeven waarin het uitlegt hoe wordt omgegaan met registraties van merken binnen de EU in grijs en/of zwart-wit. Het gaat specifiek om de vraag hoe die merkregistraties zich verhouden tot dezelfde merkregistraties die in kleur zijn uitgevoerd. Er worden regels gegeven die gelden vanaf juni 2014.

Merken identiek?

De eerste vraag die het rapport adresseert is wanneer merken in zwart-wit of grijs identiek zijn aan merken in kleur. Het gaat hierbij om een publieksopvatting. De vraag is: merkt de consument deze  wel of niet op? Dit is zeer casus gebonden. Het rapport bevat verschillende sprekende voorbeelden, waarnaar op deze plaats wordt verwezen.

Prioriteitsclaims?

Indien een merk al eerder is geregistreerd, kan het later in een ander territoir ook worden geregistreerd, met inroeping van prioriteit (behoud van de datum van het oudere merk), mits prioriteit is ingeroepen voor het latere merk binnen 6 maanden na de eerdere indiening. Kan prioriteit ook geclaimd worden voor het eerdere merk indien dat in zwart wit of grijs is uitgevoerd, terwijl het het latere merk in kleur is?

Dat hangt er zoals gezegd vanaf hoe het publiek het latere merk percipieert. Volgens het rapport is een merk geregistreerd in zwart-wit niet identiek aan hetzelfde teken in kleur uitgevoerd voor prioriteitsclaims. Echter, als de verschillen in kleur zo insignificant zijn dat ze niet worden opgemerkt door de gemiddelde consument, zijn ze toch identiek (en kan prioriteit dus worden ingeroepen).

Het hangt er onder meer vanaf of er kleurenclaims gemeld worden in de registratie of niet, om te zien of het verschil van het beeldmerk uitgevoerd in zwart-wit of grijs of dit van invloed is op prioriteitsclaims.

Relatieve weigeringsgronden?

Als een merk wordt aangevraagd dat identiek is aan een ouder al geregistreerd merk, wordt het niet in beginsel geregistreerd. Anders staat het bloot aan nietigverklaring door de oudere merkhouder.

Ook hier geldt dat de verschillen tussen de jongere merkaanvrage en het oudere reeds geregistreerde merk insignificant moeten zijn. In beginsel geldt kort gezegd dat verschil in kleur ten opzichte van zwart-wit verwaarloosbaar moet zijn en amper moet opvallen.

Gebruiksplichtig merk?

Een merk moet binnen 5 jaar normaal worden gebruikt, wil de merkhouder het in stand kunnen houden. Als regel geldt dat als het onderscheidend vermogen van een merk zoals gebruikt niet wijzigt ten opzichte van de registratie, het merk zoals geregistreerd (normaal) gebruikt wordt.

Op dit punt geldt: als alleen de kleur verandert, het merk nog steeds (normaal) wordt gebruikt indzolang de woord-/beeldelementen uit het merk samenvallen en de meest onderscheidende elementen vormen, kleurcontrasten meetellen, de kleur op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft of zeer bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van het merk.

Overige onderwerpen

Deze 'Communication' geld niet voor de beoordeling van overeenstemming van merken, over kleurmerken op zichzelf, het verkrijgen van onderscheidend vermogen ervan of situaties wanneer het eerdere merk in kleur is uitgevoerd en het latere merk in zwart-wit. Wat rechtens is indien de merkhouder wil optreden tegen derden die een merk in kleur gebruiken terwijl dat in zwart-wit is geregistreerd (merkinbreuk procedures) is ook geen onderwerp van de comminicatie, maar al wel (deels) bekend uit het arrest Specsavers.

Joost Becker, advocaat merkenrecht