Dit probleem speelde ook in een zaak tussen onder meer Hunter Douglas en ADO International enerzijds en Zimmer + Rohde en ADO Goldkante anderzijds. De eiseressen vorderen een verbod op het gebruik van het teken ADO als merk in de Benelux. De rechter oordeelt daarover als volgt:
"Eiseressen stellen titularis te zijn van de merkrechten van het ADO merk voor de Benelux, in welke hoedanigheid zij stellen gerechtigd te zijn een voorlopig verbod te vragen.
Prima facie leveren eiseressen dergelijk bewijs niet. Integendeel, wanneer prima facie moet worden geoordeeld wie de houder is van een merk, moet dit blijken uit de officiële registers."
Dit bewijs wordt in casu dus niet geleverd. De vorderingen van eiseressen worden niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 2.19 BVIE aangezien eiseressen prima facie geen merkhouders zijn.
De rechter oordeelt zelfs dat de niet-ontvankelijkheid ambtshalve moet worden uitgesproken, hetgeen betekent dat de rechter vooraf moet toetsen of de eiser inderdaad over een ingeschreven merk beschikt.
De rechter oordeelt verder nog dat artikel 2.20 BVIE - het artikel waarop de merkrechtelijke vorderingen gegrond moeten worden - enkel op de rechten van de merkhouder ziet. Artikel 2.20 BVIE bepaalt immers: "Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht". Alleen de houder van een merk kan dus tegen de schending ervan optreden.
De tweede zin voegt eraan toe dat de merkhouder bovenop de in artikel 2.20 BVIE opgesomde merkenrechtelijk vordering, een bijkomende vordering kan instellen op basis van het "gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad". Ook die vordering is dus alleen mogelijk, volgens deze rechter, indien men daadwerkelijk beschikt over een merkregistratie.
Deze zaak toont het evidente belang aan van het inschrijven van logo's of woorden als merk, om te voorkomen dat men niet-ontvankelijk wordt verklaard in merkrechtelijke acties.
Joost Becker, advocaat merkenrecht