Gemerkte producten in de failliete boedel
Het is mogelijk dat er merkrechten van derden rusten op bepaalde in de boedel vallende producten. Mag de curator van een failliete producent (of wederverkoper) die producten met het merk van een ander onder zich heeft deze producten vrijelijk verkopen? Indien de gemerkte producten niet onder een geldig en in te roepen eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en er ook geen andere, betere aanspraak van een derde is, vallen deze producten gewoon in de boedel en kan de curator deze verkopen. In veel gevallen zal het merkrecht op de (individuele) producten ook zijn uitgeput. In de Nederlandse rechtspraak is het uitputtingbeginsel dan ook toegepast in gevallen waarin vanuit de boedel gemerkte producten door de curator zijn verkocht.[1] De merkhouder kan in geval van uitputting in beginsel alleen tegen verdere verhandeling van de gemerkte producten door de curator optreden bij gegronde redenen, zoals ernstige reputatieschade en/of als de verdere verkoop van de gemerkte producten de indruk kan wekken van een economische band of bijzondere band met de merkhouder. Het enkele feit dat gemerkte producten uit een faillissement worden verkocht lijkt mij onvoldoende om van ernstige reputatieschade te kunnen spreken. Daarvoor zullen bijkomende verkoopbegeleidende omstandigheden nodig zijn. Niet ondenkbaar is dat indien gemerkte (luxe)producten uit een faillissement worden verkocht, en de aankondiging daarvan niet strookt met wat in de bedrijfssector gebruikelijk is, de merkhouder gegronde redenen heeft tegen deze verdere verhandeling op te treden – zeker als de gemerkte (luxe)producten worden afgebeeld te midden van andere (gemerkte) producten die schadelijk zijn voor het imago van het luxe-merk.[2]
Verhouding tot zekerheidsrechten
Vorderingen op de boedel kunnen gedurende het faillissement op geen andere wijze worden ingesteld dan door aanmelding ter verificatie. Schuldeisers moeten in de rij aansluiten om hun vorderingen naar evenredigheid voldaan te krijgen. Zo wordt het beginsel van paritas creditorum gewaarborgd. Uitzondering op voornoemd beginsel zijn zekerheidsrechten die reeds voor faillissement gevestigd zijn op merkrechten. In de praktijk zal bij een faillissement van de merkhouder dan ook moeten worden gelet op eventuele op het merk gevestigde zekerheidsrechten.
Als op het merkrecht bijvoorbeeld een pandrecht gevestigd is, dan kan de pandhouder (veelal de bank) als separatist - als ware er geen faillissement - het recht van parate executie in faillissement uitoefenen: hij kan de merken van de failliete merkhouder executoriaal verkopen en deelt niet mee in de algemene faillissementskosten. Le Poole meent dat de curator bewijs van (inschrijving in het merkenregister van) het pandrecht zal mogen verlangen als de pandhouder bij de curator aanklopt om het pandrecht uit te oefenen.[3] Echter, het pandrecht heeft volgens mij gewoon werking tegenover de curator; de curator is volgens mij geen derde in de zin van art 2.33 BVIE en art. 23 GMV (zie hiervoor § 6). Dus de pandhouder kan zijn bevoegdheden op grond van art. 57 Fw mijns inziens uitoefenen ongeacht of de verpanding is ingeschreven.[4]
Verder geldt dat art. 58 Fw van toepassing is op het pandrecht op een merk. De curator kan derhalve met een beroep op art. 58 Fw overgaan tot verkoop van het merk, nadat aan de pandhouder een redelijke termijn wordt gesteld om zelf tot verkoop daarvan over te gaan. Op grond van art. 58 lid 1, tweede volzin, Fw, behoudt de pandhouder dan wel een recht van voorrang op de verkoopopbrengst maar moet hij meedelen in de algemene faillissementskosten (zie art. 182 Fw).[5]
Omdat openbare verkoop voor de uitwinning van een pandrecht op een merk niet in alle gevallen geschikt is, kan na toestemming van de rechter ook tot onderhandse verkoop van het merk worden overgegaan.[6]
Kan de (stille) verpanding van een merk worden ingeroepen tegenover derden te goeder trouw aan wie het merk uit faillissement wordt verkocht, geleverd en overgedragen? Met name in de situatie dat het pandrecht niet is ingeschreven in het merkenregister, is verdedigd dat er geen ‘derdenwerking’ is.[7] Domingus heeft echter gewezen op het zaaksgevolg van verpanding: ongeacht of het pandrecht wel of niet is ingeschreven, worden derden niet beschermd indien zij een verpand merk uit faillissement verkrijgen.[8]
Overigens, de curator die in strijd met een gevestigd pandrecht op een merk dit toch te gelde maakt door verkoop aan een derde, handelt onrechtmatig jegens de pandhouder.[9]
Paulianeuze handelingen
Door merken in het zicht van faillissement te verkopen waardoor schuldeisers worden benadeeld, omdat zij dan in hun verhaalsmogelijkheden worden beperkt, kan er sprake zijn van zogenoemde paulianeuze handelingen (art. 42 e.v. Fw).[10] De curator kan alsdan de nietigheid inroepen van de rechtshandelingen waarbij merken zijn verkocht, geleverd en overgedragen; de verkochte merken moeten in beginsel aan de curator worden teruggeleverd. Het gaat de scope van dit artikel te buiten om de faillissementspauliana in detail te behandelen. Daarom zal ik slechts enkele uitspraken waarin het leerstuk is toegepast op merken kort samenvatten.
In de zaak over de Peter Langhout-merken, overgedragen aan Longbranche, werd de overdracht van de merken niet paulianeus geoordeeld omdat onvoldoende aannemelijk was dat de schuldeisers daardoor benadeeld zijn. Hierbij speelde met name een rol dat de verkochte merken al verpand waren en de koopsom (nog steeds) aan de bank betaald moest worden.[11]
In de zaak over het verkochte merk Autoblad was bij de verkoop van dat merk willens en wetens het risico genomen dat, door af te zien van taxatie, van een te lage waardering van de merkrechten zou worden uitgegaan, en dat met de verkooptransactie terzake crediteuren zouden worden benadeeld. Daarbij speelde ook een rol dat de koopprijs van de merken minder dan de helft bedroeg dan waarvoor deze in het verleden eerder waren getaxeerd.[12]
In de zaak over het merk Nouvelle werd met succes de nietigverklaring van het merkdepot gevorderd omdat het depot de bedoeling had crediteuren van de gefailleerde te benadelen, door te voorkomen dat het merk in de failliete boedel zou vallen: een paulianeus merkdepot te kwader trouw.[13]
Opvolgend kopers die te goeder trouw merken hebben gekocht, die paulianeus zijn verkocht, hoeven de merken overigens niet terug te leveren (zie art. 51 lid 2 Fw). Wat in dat laatste geval rest, is dat de merkverkoper schadeplichtig is jegens de curator.[14]
In het vijfde en laatste deel van de serie Merk en faillissement worden de merkrechtelijke vorderingen in faillissement (tegen en door de curator) behandeld en ga ik in op de invloed van het faillissement op instandhoudend merkgebruik. Kijk op deze kennispagina voor de andere delen van deze serie Merk en faillissement.
[1] Zie Rb. Dordrecht 27 maart 2008, LJN BC8056 (Dimtronic), r.o. 4.7, op basis van een schriftelijk eerder overeengekomen gebruiksrecht op de ‘naam’ Dimtronic.
[2] Net zoals dat mogelijk is bij goederen die niet vanuit een faillissement worden aangeboden, zie voor een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie: Cohen Jehoram c.s. 2008 a.w., p. 410-428.
[3] Zie R.S. Le Poole, ‘Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten’, in: Tijdschrift voor Insolventierecht 2002/Special Faillissement en rechten van intellectuele eigendom, p. 269.
[4] Anders: Cohen Jehoram c.s. 2008 a.w., p. 591-592 en E.R. Vollebregt, ‘Verpanding van merken: inschrijven of niet?’, IER 2000, p. 247.
[5] Zie ook Rb. Arnhem 29 juni 2011 r.o. 4.21 e.v. LJN BR1199 (Fortis/Kinzo) en het eindvonnis in dezelfde zaak van 4 april 2012, LJN BW2444. In dit geval moest de bank meedelen in de faillissementskosten doordat niet alle merken van de failliete vennootschap waren verpand, waardoor de medewerking van de curator nodig was bij de verkoop van alle merken. Voor de waardering van het merkenrecht van Kinzo in de Benelux ten opzichte van dat merk in de andere landen, kan volgens de Rechtbank worden aangeknoopt bij de omzet van dat merk in de Benelux afgezet tegen die in de andere landen. Dit vormt naar het oordeel van de rechtbank de meest objectieve maatstaf.
[8] Zie Domingus 2002 a.w., p. 296-297, die art. 3:88 lid 1 BW buiten toepassing laat. Domingus stelt dat bij de overdracht van een verpand merk de (gedeeltelijke) beschikkingsonbevoegdheid van de merkhouder niet het gevolg is van een eerdere ongeldige overdracht, maar van de vestiging van het pandrecht. Als het pandrecht is ingeschreven kan bovendien verdedigd worden dat het beroep op art. 3:88 BW reeds afstuit op de goede trouw van de derdenverkrijger.
[9] Zie Hof Amsterdam 28 mei 1998, NJ 2000, 741 (S./Holland Industrial Ceramics), waarin het de curator wordt verboden het uitgewonnen bedrag aan de boedel te betalen. Zie ook Le Poole 2002 a.w., p. 269.
[13] Rb. Assen 5 juni 1984, BIE 1986, 39 (Nouvelle), waarbij het niet-limitatieve karakter van de depot te kwader trouw-regeling ook een rol speelde.
[14] Dit zijn opvolgend kopers (vierden dus). Zie voor een toepassing daarvan: Rb. Utrecht 28 maart 2007, LJN BA6272 (Autoblad), r.o. 4.5-4.8 en 5.1.
