Beide merken zijn aangevraagd en/of ingeschreven voor diensten die (mede) via een computer en internet kunnen worden gebruikt, zoals telefonie, telecom en software-applicaties. Enig verschil in deze waren of diensten is er niet, hoewel de comsument mogelijk (iets) oplettender is bij dergelijke technische waren of diensten. Deze worden niettemin identiek geoordeeld; zij zijn beide gericht op een algemeen publiek. Voor het gebruik ervan is geen specifieke technische kennis nodig, aldus het Gerecht EU, dan de mogelijkheid om een computer en het internet te gebruiken.
De tekens SKY en SKYPE stemmen volgens het Gerecht merkrechtelijk overeen:
"The term ‘sky’ which makes up the earlier mark appears in full in the beginning of the mark applied for. It thus represents three fifths of the letters of the mark applied for and its single syllable is fully heard in the mark applied for when it is pronounced. Contrary to the applicant’s assertions, the pronunciation of the vowel ‘y’ in ‘skype’ is not any shorter than it is in ‘sky’. The latter term remains clearly recognisable within ‘skype’ despite the fact that the mark applied for is written as one word, without there being any ‘artificial separation’, as the applicant claims. It is the very fact that the letters ‘sky’ are found in the beginning of the mark applied for that makes the term ‘sky’, which is a part of the basic vocabulary of the English language, easily identifiable therein."
Het verschillende woord-onderdeel 'pe' in SKYPE wordt onvoldoende relevant geacht. De Board of Appeal had eerder (volgens het Gerecht EU: terecht) geoordeeld dat beide merken worden uitgesproken als één lettergreep: ‘skaip’ en ‘skai’. Het begin is dus identiek. Het eind wijkt auditief alleen af door de uitspraak van de letter 'p'. Begripsmatig kan in de term ‘skype’ het woord ‘sky’ worden herkend, hetgeen (net als het merk SKY) verwijst naar de lucht.
Mede gezien het grotere of toegenomen onderscheidend vermogen van het merk SKY, wordt verwarringsgevaar tussen SKY en SKYPE aannemelijk geacht. SKYPE levert in dit geval dus een merkinbreuk op.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
