Het geschil handelt tussen de Nederlandse scooterhandelaar Roozendaal en de Taiwanese producent van de Kymco scooters. Roozendaal brengt onder het merk Killerbee scooters op de markt die zij uit China laat importeren. Deze scooters lijken (erg) sterk op de Kymco scooters. Kymco stelt dat Roozendaal door het zogenaamd "slaafs nabootsen" van het uiterlijk van haar scooters onrechtmatig handelt (artikel 6:162 BW).
De Hoge Raad heeft in het verleden bepaald dat "slaafs nabootsen" alleen onrechtmatig is wanneer er - zonder afbreuk te doen aan deugdelijkheid en bruikbaarheid - evengoed andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden en dat door dit niet te doen verwarring wordt gesticht. Van verwarring kan volgens de Hoge Raad alleen sprake zijn wanneer het uiterlijk van het product onderscheidend vermogen heeft (een eigen plaats in de markt inneemt). Bovendien is door de Hoge Raad in het arrest Borsumij/Stenman expliciet bepaald dat de bescherming op grond van slaafse nabootsing in beginsel in tijd onbegrensd is.
Gezien deze leer is het arrest van het Gerechtshof over de scooters opvallend. Het Hof overweegt allereerst in rechtsoverweging 4.2 dat de scooters zo sterk op elkaar lijken dat de consument "door een treffende gelijkenis (...) wel in verwarring zou kunnen worden gebracht". Met andere woorden: de scooter van Kymco heeft onderscheidend vermogen en neemt (dus) een eigen plaats in op de markt.
Even verderop overweegt het Gerechtshof echter in rechtsoverweging 4.6 dat nu de scooters al enige tijd niet meer op de markt komen, de eigen plaats van de Kymco scooter op de markt is prijsgegeven. Daarmee zou de scooter (dus) het onderscheidend vermogen zijn verloren.
Het is de vraag of deze redenering juist is. Dit zou immers betekenen dat zodra producten - om wat voor reden dan ook - enige tijd niet meer op de markt zijn gebracht, een later beroep op slaafse nabootsing zou falen. Dit terwijl producten die eenmaal op de markt zijn gekomen, in beginsel, onderscheidend vermogen houden. Vergelijk oude modellen auto's: mag uit het niet meer actief verkopen van die modellen worden afgeleid dat het een ieder vrijstaat het uiterlijk van deze producten slaafs na te volgen? Ik denk het niet. De ratio van de slaafse nabootsingsleer is immers dat nodeloze verwarring wordt voorkomen. Van verwarring (en dus een onrechtmatige daad) is overigens vermoedelijk geen sprake (meer) wanneer datgene wat slaafs nagevolgd is, in de loop der tijd tot algemene (vrije) stijl is geworden.
Bovendien is onduidelijk hoe een eigen plaats op de markt überhaupt wordt vrijgegeven. Het Gerechtshof in deze scooterzaak lijkt dit af te leiden uit niets doen (het niet meer te koop aanbieden). Dat is opvallend, aangezien de Hoge Raad in allerlei andere gebieden van het recht (zoals bijv. rechtsverwerking) steeds stellig is dat aan het louter stilzitten van een wederpartij geen (nauwelijks) conclusies mogen worden verbonden.
Overigens is in deze zaak het auteursrecht en/of modellenrecht niet ingeroepen. Dit zou mogelijk ook tot een andere uitkomst hebben geleid.
