Smoothies in de mix

De rechtbank Arnhem oordeelde op 6 maart 2013 in een ongewoon merkenrechtelijk geschil. Beide twistende partijen stelden voor de rechtbank dat zij de eigenaar waren van het merk “WOW Smoothie Time”. Wie van hen beiden mocht van de rechter onder het merk ‘WOW Smoothie Time” smoothies blijven maken?

Proversco stelde dat zij ‘het WOW label’ had verkregen uit het faillissement van vennootschap X. Juice Solutions had eerder,  per 1 januari 2012 haar activa verkocht aan vennootschap X, terwijl die activa op de factuur slechts waren gespecificeerd als ‘voorraad’, ‘inventaris’ en ‘goodwill’. Juice Solutions stelde dat zij nog steeds rechthebbende was op het merk. In de overdrachtsakte tussen Proversco en de curator staat dat ook ‘het label WOW’ mee zal overgaan naar Proversco, voor zover overgenomen door vennootschap X van Juice Solutions.

Voor het ontstaan van een Beneluxmerk is registratie bij het Benelux merkenbureau vereist. Het beeldmerk “WOW Smoothie Time” is als Benelux-merk geregistreerd op naam van Juice Solutions. Het recht een merk te gebruiken kan ook bestaan als een partij van de merkhouder een licentie krijgt. Volgens beide partijen was van een licentie hier geen sprake.

Beide partijen maken gebruik van het WOW-concept. Ze leveren ingrediënten onder het merk “WOW Smoothie Time” aan hun afnemers, zodat die afnemers daarvan volgens vaste recepten en met voorgeschreven benamingen verschillende smaken smoothies kunnen maken.

De rechtbank overweegt op grond van deze situatie het volgende:

-          Juice Solutions is de eigenaar van het merk, omdat zij in het register staat ingeschreven als merkhouder.

-          Een merk kan alleen op grond van een schriftelijke overeenkomst (akte) van eigenaar wisselen.

-          Bij de activatransactie van Juice Solutions aan vennootschap X is de overdracht van het merk niet expliciet vastgelegd.

-          In de failliete boedel van de vennootschap X zaten dus niet het merk “WOW Smoothie Time”.

-          Provesco is ook geen eigenaar geworden, omdat het merk bij Juice Solution is gebleven.

-          Omdat Provesco geen merk en geen licentie heeft, mag zij het merk op geen enkele manier gebruiken.

-          Provesco moet daarom ook van haar website verwijderen de mededeling dat de WOW Smoothies onderdeel zullen worden van haar onderneming.

Tip uit deze zaak
Het enkel op schrift aangeven dat ‘de activa’ worden overgedragen heeft dus in beginsel niet tot gevolg dat daarmee ook merkenrechten worden overgedragen. Specificeren van ‘goodwill’ is in beginsel evenmin voldoende. In dit geval speelde ook een rol dat het merk op naam van Juice Solutions was blijven staan.

Een merkenrechtelijke overdracht moet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Bovendien is het voor de verkrijger van belang dat de overdracht wordt ingeschreven in het merkenregister.