Sneakers oorlog: Pantofola D'oro wint van Rucanor

Recent is er een vonnis in kort geding gewezen tussen Pantofola D'oro en Rucanor over de inbreuk op sneakers. In het verleden is tussen partijen al eerder een geschil ontstaan over het gebruik van sterren in bepaalde designs op de Pantofola schoenen. In een poging het geschil destijds te regelen heeft Pantofola haar collectie aan Rucanor laten zien en zijn partijen een vaststellingsovereenkomst overeen gekomen. Recent is Pantofola erachter gekomen dat Rucanor sneakers maakt die wel erg veel op haar sneakers lijken. Rucanor heeft de schijn tegen, nu zij de Pantofola schoen uitgebreid heeft kunnen bestuderen.

Pantofola beroept zich op twee grondslagen, het merkenrecht en het auteursrecht.

Merkenrecht
Pantofola beroept zich op haar nog niet ingeschreven maar wel gedeponeerde Gemeenschapsmerk met daarin de naam Pantofola D'oro en drie sterren en op haar Benelux merk met daarin enkel drie sterren. De rechtbank oordeelt allereerst dat slechts een beroep kan worden gedaan op het Gemeenschapsmerk nadat de inschrijving van het merk is gepubliceerd. Ook het beroep op het Benelux merk slaagt niet, omdat er volgens de rechter 'een niet te verwaarlozen kans bestaat dat de inschrijving ten aanzien van de drie in een denkbeeldige diagonale lijn geplaatste driedimensionele vijfpuntige sterren in oppositie- of een bodemprocedure als ongeldig worden doorgehaald/ nietig zal worden verklaard omdat de sterren elk onderscheidend vermogen missen voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.' Rucanor heeft laten zien dat driedimensionele metalen sterren gangbaar zijn in de schoenenbranche, althans op schoeisel veelvuldig als versiering worden gebruikt. De consument zal door de drie sterren op de waren van Pantofola deze waren dan ook niet kunnen onderscheiden van de waren van derden. Daarmee slaagt de merkenrechtelijke vordering van Pantofola niet.

Auteursrecht
De auteursrechtelijke vordering slaagt echter wel. Allereerst oordeelt de rechter dat op grond van artikel 8 Auteurswet ervan uit moet worden gegaan dat Pantofola de maker is van de schoenen en de auteursrechten aan haar toekomen, nu de schoenen onder haar naam naar buiten zijn gebracht.

Door te laten zien dat de markt vergeven is van sneakers die er enigszins hetzelfde uitzien als de Pantofola sneakers heeft Rucanor vervolgens echter betoogd dat de elementen van de Pantofola schoen niet voor bescherming in aanmerking komen omdat ze niet origineel zijn en voorts uiting geven aan een bepaalde in de mode zijnde niet beschermbare stijl.

De rechter oordeelt dat het door Rucanor overlegde overzicht interessant is omdat 'hieruit op zich zou kunnen worden afgeleid dat het gebruik van in ieder geval parallel aan elkaar lopende banen, al dan niet in contrasterende kleuren of daarin vermelde woord(merk)en, minst genomen niet ongebruikelijk zijn in het modebeeld.' Rucanor heeft echter niet kunnen aantonen dat deze schoenen als tijdige 'prior art' voor de Pantofola sneakers moeten worden aangemerkt. De rechter oordeelt vervolgens dat de Pantofola schoen wel degelijk auteursrechtelijke bescherming toekomt. De rechter acht in het bijzonder oorspronkelijk de 'in alle sneakers terugkerende combinatie van de twee diagonaal lopende parallelle lederen banen uitgevoerd in enigszins contrasterende kleuren, met aan de buitenzijde van elk paar sneakers, tussen de beide lederen banen drie in een denkbeeldige diagonale lijn aangebrachte goud- of zilverkleurige driedimensionele sterren en het gebruik van leer en suède en doorleefde kleuren. Deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve keuze van de maker die de Pantofola sneakers een eigen, herkenbaar gezicht geven.'

Vervolgens gaat de rechter per schoen beoordelen of de beschermde trekken van de Pantofola schoen in de Rucanor schoenen terugkomen en of de totaalindruk van beide schoenen hetzelfde zijn. De rechter oordeelt dat dit zo is en dat er sprake is van ontlening, hetgeen aannemelijk is door de eerder genoemde besprekingen tussen partijen. Rucanor is gaan 'bumperkleven' en daarom wordt er een verbod uitgesproken. Rucanor moet alle inbreukmakende sneakers terug halen uit de markt.