Thuiswinkel.org en de Thuiswinkel waarborg hebben niet kunnen weerhouden dat het Thuiswinkel keurmerk als merk mag worden ingeschreven. De eerder in het voordeel van Thuiswinkel keurmerk gewezen beslissing van het BBIE in de oppositieprocedure houdt in beroep stand.NTO (Nederlandse Thuiswinkel Organisatie) is houdster van de beeldmerken Thuiswinkel.org en thuiswinkel waarborg.
Het Hof moet in het kader van het beroep tegen de oppositiebeslissing de vraag beantwoorden of er sprake is van verwarringsgevaar, op basis van de totaalindruk van de logo's (onderste twee versus bovenste) waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het Hof oordeelt:
"Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken diensten, in dit geval het grote publiek, aangezien de diensten zien op kopen op afstand."
Ondanks het overeenstemmende woord-element thuiswinkel, is er toch is er geen verwarringsgevaar:
"Het verwarringsgevaar ontbreekt vanwege te zeer afwijkende beeldelementen tussen enerzijds de oudere merken en anderzijds het jongere merk, waardoor de totaalindrukken voldoende verschillen - ook als in aanmerking wordt genomen (...) dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van de diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven en het jongere merk is gedeponeerd. Dat het woordelement 'Thuiswinkel' in de samengestelde merken zou domineren (...) acht het hof niet juist. Het als het ware 'uitlichten' van het overeenstemmende element 'Thuiswinkel' (...) is onjuist, omdat het om een globale beoordeling moet gaan, om de totaalindruk, waarbij heeft te gelden dat zowel de woordelementen 'Thuiswinkel' als 'waarborg' en 'keurmerk' beschrijvend zijn voor de onderhavige diensten en zodoende geen, althans weinig onderscheidend vermogen van huis uit hebben. (...) [H]et betoog van NTO dat het woordelement 'thuiswinkel' niet beschrijvend zou zijn voor de betrokken diensten, wordt verworpen. Dat winkelen op afstand (e-commerce) zich niet louter thuis afspeelt, moge zo zijn, maar is niet beslissend. Beslissend voor beantwoording van de vraag of een merk of teken beschrijvend is, is immers of het kan dienen als beschrijving van de geclaimde diensten of kenmerken daarvan."
Het overgelegde marktonderzoek speelt ook een rol. De bekendheid die daaruit volgt is te laag, in het door NIPO in opdracht van NTO verrichte marktonderzoek wordt het begrip 'thuiswinkel(en)' ook in puur beschrijvende zin gehanteerd en belissend zijn de beeldelementen:
"Dat een en ander vormt een indicatie dat het Bureau het bij het juiste eind heeft in zijn overweging dat aan de beeldelementen beslissende betekenis toekomt bij de vraag naar verwarringsgevaar gemeten naar de totaalindruk die daarbij aan de consument wordt gepresenteerd. Zo bezien is dan sprake van zodanig voldoende afwijking qua totaalindruk, dat geen gevaar voor verwarring kan worden aangenomen. Ook NTO weerspreekt bij pleidooi niet dat de gemeten 'bekendheid' van het 'Thuiswinkel waarborg' merk in het marktonderzoek ziet op het merk als geheel, derhalve met inbegrip van de figuratieve elementen"
De beslissing van het BBIE blijft in stand. Lees de uitspraak hier.
