Merkenrecht
Vandaag verstrijkt de uiterste implementatiedatum van de Merkenrichtlijn. Over de komst en de gevolgen van deze merkenrichtlijn hebben wij u al eerder bericht. Welke veranderingen in het merkenrecht gaan er nu komen? Wij zetten een aantal zaken op een rij.
Registratie van merken en bescherming van merken
De registratie van merken en de bescherming van merken wordt gewijzigd op een aantal belangrijke punten.
Grafische voorstelling van merken
Merken kunnen voortaan ook anders dan grafisch worden weergegeven (bijvoorbeeld klankmerken met een MP3-bestand). Het vereiste van de grafische voorstelling wordt aldus gewijzigd. Deze eis was reeds onderwerp van jurisprudentie (een arrest van het Hof van Justitie).
De nieuwe wettekst vereist in plaats van de vatbaarheid voor grafische voorstelling, het ‘in het register kunnen weergeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen’. Voortaan moet het dus gaan om een duidelijke en nauwkeurige weergave. Niet-grafische tekens zoals klanken komen nu dus ook volgens de bepaling in het BVIE voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking. Uiteraard blijft het onderscheidend vermogen daarnaast vereist. Het vereiste van een "duidelijke en nauwkeurige omschrijving" van waren en diensten wordt dus conform het IP-Translator arrest (HvJEU 19 juni 2012, zaak C‑307/10) gecodificeerd.
Optreden van de merkhouder tegen soortgelijke waren
Ook soortgelijke waren en diensten vallen nu onder de wettekst van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Dit is een wetstechnische aanpassing, in lijn met de vaste jurisprudentie op dit punt.
De structuur van het BVIE is gewijzigd om deze meer te doen aansluiten bij die van de Richtlijn. Een voorbeeld hiervan is de groepering van absolute en relatieve gronden voor weigering of nietigheid in twee nieuwe bepalingen (art. 2.2bis en2.2ter BVIE). De uitsluitingsgronden en daarmee de gronden voor oppositie en de procedure tot nietig- of vervallenverklaring worden ook uitgebreid.
Certificeringsmerken
Er wordt een regeling voor inschrijving van certificeringsmerken ingevoerd. Er wordt in het BVIE dus onderscheid gemaakt tussen garantie- of certificeringsmerken en collectieve merken.
Woordenboek
De wetgever heeft in het gewijzigde BVIE in art. 2.20bis een bepaling opgenomen voor de weergave van een merk in een woordenboek, encyclopedie of ander naslagwerk. Als deze weergave de indruk wekt dat het gaat om een soortnaam van de waren of diensten waarvoor het woord is ingeschreven, kan de merkhouder de uitgever verzoeken uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk te vermelden dat het een ingeschreven merk betreft.
Beperkingen
De wet bepaalt dat niet kan worden opgetreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens of aanduidingen.
Verder dient de eisende partij die zich op een ouder merk beroept ook in de periode voorafgaand aan de aanvraag van het jongere merk het instandhoudend gebruik van het merk aan te tonen.
Merk als vermogensbestanddeel
In het nieuwe artikel 2.32bis BVIE wordt opgenomen dat het merk onafhankelijk van de onderneming in pand kan worden gegeven. De mogelijkheid tot overdracht of licentie van het merk was al geregeld in de wet.
Uitsluitingsgronden
De specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken gelden vanaf nu ook voor 'andere kenmerken' van de waren. De uitsluitingsgronden zijn dus niet langer beperkt tot de vormmerken an sich.
Geografische aanduidingen
De bepalingen over samenloop van merken met beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen worden verruimd. Er worden specifieke bepalingen voor traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en plantenrasbenamingen ingevoerd.
Kosten van een merkregistratie
Per 1 januari 2019 was al een gewijzigd taksensysteem ingevoerd. Dat betekende dat ook taksen moeten worden betaald voor de tweede en derde klasse van een merkregistratie bij depot en vernieuwing.
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom meldt dat de wijzigingen de rechten van de merkhouder op verschillende punten versterkt, maar tegelijkertijd wijst zij er ook op dat de beperkingen en verweermiddelen worden uitgebreid: "Zo worden de mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame, tegen voorbereidende handelingen bij dreigende inbreuk en tegen namaakgoederen in transit vastgelegd. Anderzijds worden de mogelijkheden voor verweerder om bewijs van instandhoudend gebruik te vragen uitgebreid, worden de voorwaarden voor refererend merkgebruik aangescherpt en is optreden door de merkhouder voortaan niet alleen uitgesloten tegen gebruik van beschrijvende tekens, maar ook tegen gebruik van (anderszins) niet-onderscheidende tekens."
In 2018 waren enkele genoemde wijzigingen in de wet al doorgevoerd. Zo hebben houders van bekende merken een sterkere positie in opposities gekregen. En had het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft een nieuwe doorhalingsprocedure geïntroduceerd. Ten slotte werd het Benelux-Gerechtshof de instantie om in beroep te gaan tegen eindbeslissingen van het Bureau.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
Naschrift: Het BBIE heeft bekend gemaakt dat de wijzigingen deels per 1 maart 2019 ingaan.
