Vergaande bescherming van productvormgeving

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft recentelijk een belangrijk arrest gewezen over de bescherming van productvormgeving. Het gaat daarbij specifiek om bescherming tegen slaafse nabootsing, een leerstuk van de onrechtmatige daadsbescherming. Die bescherming houdt kort gezegd in dat voor producten met onderscheidend vermogen bescherming tegen verwarringsgevaar kan worden ingeroepen. In dit geval ging het om de gevraagde bescherming van kermisattracties, muntschuifspeelmachines, ook wel “coinpushers” genoemd.

Het gaat in deze zaak om de vraag of KMG jegens VdW onrechtmatig handelt door in Nederland een muntschuifmachine aan te bieden (de Treasure Island) die volgens VdW nagenoeg identiek is aan de muntschuifmachine die door VdW sinds 1996 in onder meer Nederland wordt verkocht (de Fun City) .

Slaafse nabootsingsleer

Meewegen van technische en functionele elementen

KMG stelt dat geen plaats is voor slaafse nabootsing omdat het uiterlijk van de Fun City overwegend technisch en functioneel is bepaald. Het Hof volgt deze argumentatie niet.

“Voor zover KMG bedoelt te betogen dat nabootsing van een voorwerp waarvan de vormgeving overwegend technisch en functioneel is bepaald nimmer onrechtmatig kan zijn, kan KMG daarin niet worden gevolgd. Naar het oordeel van het hof wordt met die stelling geen recht gedaan aan de in rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het in de rechtspraak door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van ongeoorloofde nabootsing betreft immers juist ook producten waarvan de vormgeving sterk door technische en functionele eisen is bepaald, zoals raamuitzetters, koppelingen voor bouwsteigers, klerenhangers, stapelschalen en lego steentjes. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel weliswaar vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.”

Onderscheidend vermogen

Een volgend argument van KMG is dat de Fun City zich niet aanmerkelijk onderscheid van andere producten. Het Hof oordeelt hierover “dat het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt [moet] hebben, zonder dat vereist is dat het product nieuw of oorspronkelijk is of (…) een belangrijk sier- of fantasie-element bevat”.

De voorwaarde dat het nagebootste product zich aanmerkelijk moet onderscheiden wordt volgens het Hof pas gesteld indien tal van gelijksoortige producten op de Nederlandse markt zijn. Daar lijkt in casu geen sprake van.

Wegdenken van technisch/functioneel bepaalde vormgeving

Het argument van KMG dat technisch/functioneel bepaalde vormgevingselementen, waaronder de hexagonale vorm, de muntinworp, sleuven, glasplaten, hellingshoek en de hoogte van deze elementen, worden weggedacht bij beoordeling van het onderscheidend vermogen, wordt door het Hof niet gevolgd:

“Onderscheidend vermogen in het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van slaafse nabootsing heeft een andere betekenis dan onderscheidend vermogen in het merkenrecht en eigen karakter of oorspronkelijkheid in het modellen- respectievelijk het auteursrecht. (...) Bij een vordering uit slaafse nabootsing gaat het erom dat het nagebootste product zich naar zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere gelijksoortige producten. (…) [D]aarbij [past] niet dat functioneel en technische bepaalde elementen worden weggedacht.”

Marktaandeel speelt geen rol

Het Hof oordeelt voorts dat irrelevant is, hetgeen VdW aanvoert, dat de Fun City door zijn marktaandeel bij het relevante publiek (zeer) bekend is. Het springende punt volgens het Hof is nu juist “dat het nagebootste product door zijn uiterlijke verschijningsvorm zich onderscheidt van de rest van de markt en door die onderscheidende verschijningsvorm - en dus niet het marktaandeel - een eigen plaats in de markt inneemt.”

Tussenconclusie

Het Hof stelt vast dat de Fun City door de uiterlijke verschijningsvorm afwijkt van de rest van de markt, waarbij het met name gaat om de vorm van de hoed, de vorm en maatvoering van de ruiten en panelen, de belichting en belijsting.

Verwarringsgevaar

Verplichting andere weg in te slaan

Het Hof overweegt voorts dat in de door de Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak is bepaald dat de mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, de verplichting meebrengt dit ook te doen. “Er bestond voor KMG, zoals zij heeft toegegeven, geen door deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalde noodzaak om de hiervoor (...) genoemde vormgevingselementen van de Fun City één-op-één over te nemen.”

Nodeloze gelijkenis

Het Hof concludeert dat bij het in aanmerking komende publiek, bestaande uit kermisexploitanten, gevaar voor verwarring wordt gesticht door de totale indruk van de onderhavige producten. Het model is nagenoeg een exacte kopie, slechts het thema is anders. Vanwege de nodeloze gelijkenissen zal de kermisexploitant kunnen denken dat de Treasure Island een nieuwe uitvoeringsvorm is van de Fun City. Het aanbrengen van (eigen) naam of logo’s op de Treasure Island doet daaraan niet af. “Het enkel aanbrengen van de vermelding KMG neemt het gevaar voor verwarring (…) niet weg. Het feit dat de Treasure Island lager is geprijsd dan de Fun City maakt dit niet anders. Het is zeer wel mogelijk dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VDW”

De conclusie is dat sprake is van verwarringsgevaar.

Proceskosten

Het Hof komt nog met een afsluiter over de proceskosten. In eerste aanleg had VdW ook auteursrechten aan haar vordering ten grondslag gelegd (naast bescherming tegen slaafse nabootsing), doch die vordering is afgewezen. KMG verdedigt dat dat op grond van art. 1019h Rv tot gevolg moet hebben dat VdW dus in de (volledige en daadwerkelijke) proceskosten van KMG had moeten worden veroordeeld. Het Hof oordeelt anders:

“Uit artikel 1019h Rv. in samenhang met artikel 237 Rv. volgt dat de partij die bij het vonnis (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld. Artikel 1019h Rv. doet geen afbreuk aan de algemene regel van artikel 237 Rv. dat de verliezer in beginsel betaalt. (...) De opvatting van KMG dat dit tot gevolg zou moeten hebben dat een verliezende partij aanspraak heeft op een (volledige) proceskostenveroordeling indien de vordering op de andere grondslag wordt toegewezen, berust op een verkeerde lezing van artikel 1019h Rv. De rechtbank heeft KMG terecht als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld met toepassing van het algemene liquidatietatief.”

Omdat de vorderingen van VdW worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW (slaafse nabootsing) is er evenwel geen aanleiding om de daadwerkelijk gemaakte kosten in de zin van artikel 1019h Rv toe te wijzen.

Analyse

Het arrest toont aan dat bescherming van producten die functioneel en technisch zijn ingegeven zeer wel mogelijk is. Het gaat erom of het product onderscheidend vermogen heeft, waarbij het Hof overweegt dat producten waarvan de vormgeving 'sterk' door technische en functionele eisen is bepaald beschermd kunnen worden. Functionele en technisch bepaalde elementen mogen niet worden weggedacht. Indien er bovendien geen door deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalde noodzaak is om bepaalde vormgevingselementen over te nemen, is er bescherming tegen verwarringsgevaar. Daaraan doet niet af dat op het nabootsende product eigen vermeldingen worden aangebracht. Ten slotte, zelfs indien een auteursrechtelijke claim afstuit, loopt degene die het nagebootste product wil beschermen niet het risico veroordeeld te worden in de daadwerkelijke, volledige proceskosten van de verliezende partij. Dit samenstel van regels voor bescherming tegen slaafse nabootsing (op grond van de onrechtmatige daad) biedt vergaande bescherming van productvormgeving.