Waarom een vergoeding?
De houder van een intellectueel eigendomsrecht, zoals een auteursrecht, een merk of een octrooi, kan deze rechten in licentie geven, zoals wij al schreven in Deel 1 van deze blogserie. Afhankelijk van het soort licentie dat wordt verstrekt (exclusief, niet-exclusief of sole) beperkt de rechthebbende zich in haar mogelijkheden om zelf te verdienen aan de aan toekomende rechten. Indien de rechthebbende een exclusieve licentie verstrekt aan een licentienemer, mag zij bijvoorbeeld zelf geen gebruik meer maken van haar IE-rechten en kan zij daarover zelf geen inkomsten genereren. Daar moet dan uiteraard wel een vergoeding tegenover staan. Maar ook in andere gevallen kan het verstandig zijn om een vergoeding te vragen in ruil voor de licentie, bijvoorbeeld om gemaakte investeringen terug te verdienen. Partijen kunnen kiezen voor verschillende typen licentievergoedingen, zoals een royalty, een lumpsum of een milestone payment. Maar wat houden deze soorten vergoedingen precies in, en wat zijn de aandachtspunten?
Soorten vergoedingen
Royalty: een royalty is een vergoeding die bestaat uit een percentage van de (netto)omzet of de winst die wordt gegenereerd met de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten, of een percentage of bedrag dat moet worden betaald per verkocht product.
Indien de licentievergoeding bestaat uit royalty’s is het onder meer van belang om goede afspraken te maken over de berekening van de royalty’s. Zo moet worden vastgesteld hoe de netto-omzet wordt bepaald: welke inkomsten mogen worden meegenomen bij de berekening van de bruto-omzet en welke bedragen en kosten er mogen worden afgetrokken van de bruto-omzet.
Lumpsum: een lumpsum is een vergoeding die in één keer wordt voldaan door de licentienemer aan de licentiegever. Partijen kunnen echter ook afspreken dat de lumpsum per tijdseenheid wordt betaald, bijvoorbeeld per maand of per jaar.
Niet in iedere licentieovereenkomst kan (zonder meer) een vergoeding in de vorm van een lumpsum worden afgesproken. Voor het auteursrecht geldt bijvoorbeeld dat de auteur recht heeft op een ‘billijke vergoeding’. Dit houdt bijvoorbeeld in dat indien een werk véél beter verkoopt dan voorzien, de licentiegever naast de lumpsum een aanvullende vergoeding kan eisen. Het is verstandig om hierover in de licentieovereenkomst duidelijke afspraken te maken.
Milestone payment: een milestone payment is een vergoeding die de licentienemer dient te betalen voor vooraf vastgestelde gebeurtenissen (de milestone). Dit is een vergoeding die vaak door de licentienemer wordt bedongen indien de exploitatie van het in licentie gegeven recht afhankelijk is van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Indien de betreffende gebeurtenis zich voordoet (dus indien een nieuwe milestone wordt behaald), moet een vergoeding worden betaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het certificeren of het op de markt (kunnen) brengen van het product, of het behalen van vooraf bepaalde verkoop- of omzetdoelstellingen.
De vergoedingen kunnen ook afhankelijk worden gesteld van de hoeveelheid producten die worden verkocht (in dat geval is er sprake van een gemengde milestone en royalty-bepaling). De vergoeding in de vorm van een milestone payment voorkomt dat de licentienemer veel geld betaalt voor wat achteraf een onbruikbaar of onrendabel product blijkt te zijn.
Fiscaal advies
Bij het kiezen van de licentievergoeding kunnen ook fiscale aspecten een rol spelen. Daarom is het verstandig om voorafgaand aan het kiezen van het soort licentievergoeding en het vastleggen van de afspraken daarover in de licentieovereenkomst, fiscaal advies in te winnen.
Audit / controle
De licentienemer is verantwoordelijk voor het betalen van de licentievergoeding aan de licentiegever. De hoogte van de licentievergoeding zal veelal aan de hand van de administratie van de licentienemer worden vastgesteld. Om te kunnen controleren of de betaalde licentievergoedingen in overeenstemming zijn met bijvoorbeeld de door de licentienemer behaalde nettowinst van de verkoop van het in licentie gegeven product, is het verstandig om af te spreken dat de licentiegever één keer (of vaker) per jaar de administratie van de licentienemer mag (laten) controleren. Op deze manier kan de licentiegever controleren of de juiste licentievergoeding is afgedragen. Let wel, dit is alleen van belang bij de betaling van royalty’s of bij vergoedingen op basis van het behalen van milestones.
Valuta
Indien zaken wordt gedaan in het buitenland, is het verstandig om vooraf af te spreken in welke valuta de betaling van de licentievergoedingen moet worden gedaan, wat het land van afrekening is (dit is relevant voor de hoogte van de belastingen) en welke partij zorg moet dragen voor het betalen van die belastingen.
Betalingstermijnen
Ook is het verstandig om afspraken te maken over de betaling van de vergoedingen: wanneer moet worden betaald, en wat gebeurt er als de licentienemer de vergoedingen niet op tijd voldoet? In de overeenkomst kan worden afgesproken dat de licentienemer meteen in ‘verzuim’ is indien de licentievergoeding niet op tijd wordt betaald, en dat er bij het uitblijven van betaling direct rente verschuldigd is over de licentievergoedingen. Ook kan de niet (tijdige) betaling een grond opleveren voor beëindiging van de overeenkomst.
Conclusie
De vergoeding die wordt afgesproken bepaalt, afhankelijk van het soort licentieovereenkomst, wat het verdienmodel van de licentiegever wordt. Het is daarom essentieel om goed na te denken over de berekening van de vergoeding, het type licentievergoeding, de betalingsvoorwaarden en de controlemogelijkheden van de licentiegever. Een en ander moet goed worden uitgewerkt in de licentieovereenkomst.
Christel Jeunink en Lisette Gotink, beide IE-advocaat en specialist licentieovereenkomsten
