Heeft het merk onderscheidend vermogen?
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom weigert in eerste instantie de inschrijving van het merk, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.
Onderscheidend vermogen moet volgens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd en de perceptie van het relevante publiek. Dit op basis van de totaalindruk die het merk opwekt.
Het Hof oordeelt over de geldigheid van het merk GRATIS
In hoger beroep oordeelt het Hof als volgt over de geldigheid van het merk:
“Het woord ‘gratis’ is een term die in de Benelux een courante manier is om aan te geven dat iets kosteloos is, en hiervoor geen betaling vereist is. Het woord ‘gratis’ is opgenomen in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (… en) het woord ‘gratis’ [wordt] overal binnen de Benelux begrepen als een verwijzing naar een korting, een promotie of de waarde van de betrokken waren of diensten. Het woord ‘gratis’ kan aldus in de handel dienen tot aanduiding van een kenmerk, met name de waarde van de betrokken waren of diensten.”
De kenmerken van de waren of diensten
Dat de producten waarvoor het merk is aangevraagd in de regel niet kosteloos worden aangeboden, wordt als niet relevant door het Hof beoordeeld. Dit omdat het zo kan zijn dat het woord gratis kan dienen, nu of in de toekomst, als één van de kenmerken van de betrokken waren of diensten.
Het Hof concludeert daarnaast dat het woord gratis zal worden gezien als promotionele term. Met andere woorden, het relevante publiek zal deze onmiddellijk begrijpen als een beschrijving van een kenmerk van de betrokken waren en diensten, met name dat hiervoor niet betaald hoeft te worden of dat er minstens een promotie is verbonden aan de verkoop.
Hierbij speelt ook een rol dat het Hof de mate van oplettendheid van het relevante publiek door de genoemde waren en diensten relatief laag tot gemiddeld inschat.
De aanvraag van beeldmerk elementen
Het merk GRATIS is als beeldmerk aangevraagd, waarbij de grafische elementen bestaan uit een onderstreept woord in een gele tekstballon, tegen een paarse rechthoek die dient als achtergrond. Dit maakt echter de beoordeling voor het Hof niet anders:
‘De grafische elementen van het merk zijn banaal en (louter) decoratief, en te oppervlakkig om het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen te verlenen.’
Het betreffende beeldmerk 'GRATIS'
In dit geval geven de beeldmerkelementen in het aangevraagde merk GRATIS dus geen onderscheidend vermogen. Ook acht het Hof het woord gratis dominant aanwezig, waardoor zoals geoordeeld door het hof sprake is van een beschrijving van de kenmerken van de producten.
Conclusie: wanneer heeft een merk voldoende onderscheidend vermogen?
Merken die een beschrijvende, eenvoudige boodschap geven (zoals GRATIS) hebben in de regel geen onderscheidend vermogen, en kunnen daarom niet als merk dienen. Dit kan anders zijn wanneer niet zozeer sprake is van een gewone reclameboodschap, maar een originele marketing-uiting. Merken moeten tenslotte het publiek in staat stellen om de oorsprong van de betrokken waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Deze uitspraak laat zien dat het kiezen van een merknaam meer is dan een marketingbeslissing: het vereist juridische scherpte. Wie een merk wil registreren, doet er verstandig aan vooraf goed te onderzoeken of de naam wel voldoet aan de vereisten van onderscheidend vermogen. Zo voorkom je onnodige vertragingen of afwijzingen in het registratieproces.
