Joint development agreement
Zogeheten joint development agreements zijn aan de orde van de dag. Steeds vaker bundelen ondernemingen en/of kennisinstellingen hun krachten om interessante know how, vindingen en andere resultaten tot stand te brengen die de maatschappij van nut kunnen zijn. De samenwerkingspartijen dragen ieder op hun eigen wijze bij, met kennis, mankracht, materialen of financiële middelen. Dit wordt ook wel joint development genoemd. In wezen is sprake van een specifiek soort samenwerkingsovereenkomst.
Samenwerkingsovereenkomst
Het is van groot belang dat er in de samenwerkingsovereenkomst afspraken worden gemaakt, die duidelijkheid scheppen over belangrijke aspecten van de samenwerking. Het gaat dan met name over de gebruiks- en intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de ingebrachte kennis en de resultaten van de samenwerking. Het maken van deze afspraken op een wijze die recht doet aan de inbreng van alle partijen, is precisiewerk en vergt de nodige aandacht. In deze bijdrage benoemen wij een aantal belangrijke aandachtspunten.
Achtergrondkennis (‘background’)
In een samenwerkingsovereenkomst of joint development agreement worden afspraken gemaakt over reeds bestaande kennis (ook wel ‘achtergrondkennis’ of ‘background’ genoemd) die door partijen in de samenwerking wordt ingebracht. Hiervoor is allereerst van belang dat helder gedefinieerd wordt wat ‘achtergrondkennis’ is.
Doorgaans bestaat de background uit kennis, know how, materialen en/of intellectuele eigendomsrechten die reeds in het bezit zijn van één van de samenwerkingspartners vóór het aangaan van de samenwerking. Maar betreft dit (ook) de kennis, know how, materialen en/of intellectuele eigendomsrechten die door een samenwerkingspartner gedurende de samenwerking, maar buiten de scope van de samenwerking worden ontwikkeld? Dit is soms niet duidelijk. Alleen door het begrip ‘achtergrondkennis’ goed af te bakenen, is voor alle (contracts)partijen duidelijk welke kennis, know how, materialen en intellectuele eigendomsrechten zij ten behoeve van de samenwerking mogen gebruiken.
Gebruik van background
Indien een partij bepaalde achtergrondkennis, bijvoorbeeld know how, wil inbrengen, is het van wezenlijk belang om vooraf te bepalen of deze background onbeperkt gebruikt mag worden binnen de samenwerking.
Indien de inbrengende partij al rechten aan derden heeft verleend ten aanzien van de ingebrachte know how background, zullen de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst goed moeten aansluiten bij de eerder met andere partijen gemaakte afspraken over de betreffende background. Indien bijvoorbeeld aan een derde al exclusieve gebruiksrechten zijn verleend ten aanzien van de background know how, is de kans groot dat dezelfde background niet of niet ongeclausuleerd mag worden gebruikt in een nieuwe samenwerking met andere partijen. Indien de afspraken over de background niet worden afgestemd op eerder gemaakte afspraken, loopt de inbrengende partij het risico in strijd te handelen met de eerder gemaakte afspraken en om daarvoor aangesproken te worden door de partij waarmee de eerder gemaakte afspraken zijn gemaakt. Dit kan alleen worden voorkomen met duidelijke afspraken over achtergrondkennis.
Partijen doen er ook goed aan om afspraken te maken over geheimhouding van background. Voor het beschermen van deze vorm van know how is ook een wettelijke basis, zie hiervoor onze eerdere blogs over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. [https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/wet-bescherming-bedrijfsgeheimen-aangenomen/].
Doelen definiëren
Ook is van belang om goed vast te stellen voor welke doeleinden de achtergrondkennis van de ene partij door de andere partij(en) gebruikt mag worden. Het is gebruikelijk dat ingebrachte achtergrondkennis gebruikt mag worden voor de uitvoering van de samenwerking. Vaak betreft dit een onderzoek om vast te stellen of een levensvatbaar product, of uitvinding, tot stand kan worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door een testopstelling of ander onderzoek plaatsvinden.
Indien dit onderzoek positief wordt afgerond en er exploiteerbare resultaten uit de samenwerking (kunnen) komen, zal bekeken moeten worden of de ingebrachte achtergrondkennis ook nodig is voor de exploitatie van de resultaten. Indien dit zo is, dan zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van de background voor de exploitatie van de resultaten. Vaak gebeurt dit door het verlenen van een licentie (gebruiksrecht) tegen een (marktconforme) vergoeding, aan de partij die de resultaten wil exploiteren.
Partijen kunnen over deze aspecten al afspraken over maken in de samenwerkingsovereenkomst, maar kunnen ook afspreken dat zij daarover nadere afspraken maken op het moment dat het onderzoek een exploiteerbare vinding heeft voortgebracht.
Resultaten
Het is van wezenlijk belang om ook goede en duidelijke afspraken te maken over de resultaten van de samenwerking. Hierbij kunnen verschillende belangen een rol spelen.
Commerciële partijen hebben er belang bij dat zij de resultaten ongehinderd kunnen exploiteren en dus zoveel mogelijk (intellectuele eigendoms-)rechten hebben ten aanzien van de resultaten. Echter, indien de uitvinding tot stand is gebracht door bijvoorbeeld een kennisinstelling (met behulp van de financiering van commerciële of industriële partijen), is ook het standpunt gerechtvaardigd dat zij de intellectuele eigendomsrechten behouden ten aanzien van de door hen tot stand gebrachte resultaten.
Er dienen dus evenwichtige contractuele afspraken gemaakt te worden die tegemoet komen aan de belangen van alle partijen. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn onder meer:
- Wie behoudt of verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten? Is hiervoor nog een schriftelijke overdrachtsakte nodig?
- Wie krijgt gebruiksrechten ten aanzien van de resultaten? Welke beperkingen gelden voor deze gebruiksrechten (bijvoorbeeld ten aanzien van territoir, duur van het gebruiksrecht, toepassingsgebied, product of markt)? Zijn de gebruiksrechten exclusief of niet-exclusief? Etc.
- Is er voor het verkrijgen van een gebruiksrecht nog een licentievergoeding verschuldigd en zo ja welke vergoeding is gerechtvaardigd?
Bijdragen van partijen
Bij het maken van afspraken zullen partijen er wel rekening mee moeten houden dat de aan een partij toegekende rechten veelal wel in verhouding moeten staan tot de bijdrage van die partij aan de samenwerking. Indien dit niet het geval is, kan er – in gesubsidieerde samenwerkingen – namelijk sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun, omdat die partij dan bevoordeeld wordt ten opzichte van andere marktpartijen. Dit maakt dat bij er bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst ook goed gekeken moet worden naar eventueel toepasselijke subsidievoorwaarden en staatssteunregels.
Conclusie: maak goede contractuele afspraken
Al met al zijn afspraken over achtergrondkennis en resultaten onontbeerlijk in een samenwerkingsovereenkomst, of joint development agreement, waarbij de samenwerkingspartners gezamenlijk nieuwe vindingen, know how of andere resultaten tot stand willen brengen.
Samenwerkingspartners doen er goed aan om voorafgaand aan de samenwerking of een project te bedenken welke afspraken zij hierover zouden willen maken. Zo kan worden voorkomen dat eventuele contractsonderhandelingen in een impasse terecht komen, terwijl er al uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking.
Christel Jeunink, advocaat intellectueel eigendomsrecht, jeunink@dirkzwager.nl
