De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De bescherming van vormmerken

De bescherming van 3D-vormmerken

Uit een gloednieuw arrest van het Hof van Justitie blijkt welke factoren een rol spelen bij de bescherming van vormmerken, zoals onderscheidend vermogen. Een fles met een bijzondere vorm kan merkrechtelijk beschermd zijn, aldus het Hof.
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd17 december 2019
Laatst gewijzigd17 december 2019
Leestijd 

Bescherming van 3-D vormmerken

Vormmerken zijn in beginsel te beschermen als merk. In z’n algemeenheid wordt evenwel aangenomen dat 3D-vormmerken niet zomaar voor bescherming in aanmerking komen, omdat het vereiste van onderscheidend vermogen moet worden overwonnen. Daarvoor moet in de regel een vorm significant afwijken van hetgeen gangbaar is

Wettelijke bescherming van vormmerken

De wettekst luidt, voor de Benelux, als volgt:

2.1 Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, (…) tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen (…) mits deze (…) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen

Op vormen zijn ook een aantal uitsluitingsgronden van toepassing, waardoor geen merkrecht geldt, waaronder de uitsluiting voor merken die bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Belangrijk oordeel van het Hof over vormmerken

Het hof geeft nu een belangrijk oordeel over vormmerken, in een zaak over bijzondere fles (een soort amfoor, een recipiënt voor bijv. vloeistof), waarvan het Gerecht al eerder had aangenomen dat deze onderscheidend genoeg was om als merk te fungeren (EU:T:2018:638).

Het Hof geeft eerst een aantal algemene uitgangspunten waaraan vormmerken moeten voldoen. Vervolgens beschrijft het Hof de noodzaak om de algemene indruk te onderzoeken van het merk. Daarover had het Gerecht reeds geoordeeld dat de combinatie van de bestanddelen van het merk "inderdaad bijzonder is en niet als louter alledaags kan worden beschouwd" en dat zij "de betrokken recipiënt een bijzonder uiterlijk geeft dat hem, mede gelet op het algemene esthetische resultaat, onderscheidt van de normaal op de markt verkrijgbare flessen", aangezien de consument niet gewend is aan recipiënten met een opvallend gebogen vorm in het midden" en het aangevraagde merk er bovendien "anders uitziet" dan de klassieke amforen, met name omdat deze amforen gewoonlijk niet van glas zijn gemaakt.

Het Gerecht heeft dus terecht geoordeeld dat de fles afwijkt van de rest van de markt:

30. Folglich hat das Gericht in dem angefochtenen Urteil den Maßstab der „erheblichen Abweichung von der Norm oder der Branchenüblichkeit“, wie er in Rn. 24 des vorliegenden Urteils angeführt worden ist, richtig formuliert und angewandt.

Oók wordt geoordeeld dat dit soort flessen normaal niet worden gebruikt in de sector: „dass üblicherweise keine Flasche, die in der Mitte eine markant gekrümmte Form aufweist, oder Glasamphore verwendet wird“

Esthetische waarde

Het Gerecht had ook kort gezegd geoordeeld dat de fles "esthetische waarde" had, maar dat was volgens het Hof slechts één van de factoren op grond waarvan het Gerecht tot de conclusie is gekomen dat de totaalindruk die door het aangevraagde merk wordt gewekt, aanzienlijk verschilt van de norm en de gebruiken in de sector.

Vervolgens oordeelt het Hof dat esthetische waarde toch van belang kan zijn:

32. (…) Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass der ästhetische Aspekt einer Marke in Form der Verpackung einer Ware – hier ihres Behältnisses – neben anderen Gesichtspunkten berücksichtigt werden kann, um einen Unterschied gegenüber der Norm und der Branchenüblichkeit zu ermitteln, sofern dieser ästhetische Aspekt so verstanden wird, dass er auf die objektive und ungewöhnliche visuelle Wirkung verweist, die durch die spezifische Gestaltung der Marke entsteht

Vertaling:

  1. (…) Het kan echter niet worden uitgesloten dat het esthetische aspect van een merk bestaande uit de verpakking van een product - in casu de verpakking ervan - naast andere factoren in aanmerking kan worden genomen om een verschil vast te stellen met de norm en de gangbare praktijk in de sector, op voorwaarde dat dit esthetische aspect wordt opgevat als een verwijzing naar het objectieve en ongebruikelijke visuele effect dat het specifieke ontwerp van het merk heeft.

Ook het esthetische aspect (of: effect) van een vormmerk kan aldus meetellen bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heft, en als zodanig beschermd kan worden.

Technische functie?

Volgens het beroep tegen het oordeel van het Gerecht, zou het Gerecht ook onvoldoende in aanmerking hebben genomen dat de flessenhals een technische functie zou hebben, en dus uitgesloten zou moeten zijn van merkrechtelijke bescherming. Het Hof gaat hier niet in mee. Het Gerecht had slechts de verplichting om zijn arrest met redenen te omkleden en het Gerecht heeft daaraan voldaan, zo oordeelde het Hof.

Conclusie merkbescherming

Er zijn verschillende oudere uitspraken bekend, over de bescherming van een fles, met verschillende uitkomsten. soms wordt wel en soms geen merkrechtelijk bescherming toegekend. In dit geval is met name de bijzondere vorm doorslaggevend voor het toekennen van een merk aan de vorm van deze fles. 

Joost Becker, advocaat merkenrecht