Van Dalen verweert zich met meerdere tegenvorderingen, één daarvan is dat de stakingsrechter het merk van Louboutin nietig zou verklaren, waardoor op het merk geen beroep meer kan worden gedaan.
Waar komt de vordering tot nietigverklaring vandaan?
Het merk dat Louboutin inroept is er eentje in een juridisch bijzondere categorie. Het betreft in eerste instantie de bescherming van een kleur. De wet noemt kleuren niet expliciet als tekens die als merk beschermd kunnen worden, maar inmiddels is algemeen aangenomen en heeft het Hof van Justitie bevestigd dat kleuren in beginsel een merk kunnen vormen. Daarvoor moet, zoals hier ook gebeurt, in ieder geval een kleurcode worden vermeld.
Juridische overwegingen
De Belgische stakingsrechter haalt aan dat het Hof van Justitie verder heeft bepaald dat bij de registratie van een kleurmerk duidelijk moet zijn dat het gaat om de registratie van een specifieke kleur als merk, 'abstract en contourloos' en dat niet de indruk mag worden gewekt dat (eigenlijk) een beeldmerk of driedimensionaal merk wordt geregistreerd, ín een bepaalde kleur.
De stakingsrechter leidt uit de inschrijving af, nu de kleur als volgt is ingeschreven:
dat er in dit geval (in werkelijkheid) sprake is van een vormmerk. Oftewel, er wordt niet abstract en contourloos een merk ingeschreven voor de genoemde kleur rood - nee, de vorm van de zool van deze (hooggehakte dames)schoen is ingeschreven, weliswaar in de genoemde specifieke kleur rood.
Met betrekking tot vormmerken bepaalt de wet (Benelex-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom) dat een teken dat de 'wezenlijke waarde van de waar aangeeft' geen geldig merk kan zijn.
De Belgische rechter overweegt: 'Het is niet voldoende dat een vorm attractief is in die mate dat de vorm de waarde van het product verhoogt. Het moet gaan om een vorm die (inherent) het potentieel heeft om in grote mate het gedrag van de consument te bepalen. Het volstaat daarbij dat de vorm een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van het product, zoals de technishew kwaliteiten, in aanmerking neemt.'
Conclusie
Daarmee komt de rechter in deze zaak tot de conclusie, dat (vaststaat dat) het design van pumps een zeer belangrijk criterium is voor de consument. De stakingsrechter overweegt dat de populariteit van de Louboutin-schoenen (met rode zool) daaraan niets afdoen, maar daaraan juist bijdragen. Uit de beschrijvingen van consumenten die veel geld betalen voor schoenen met rode zolen, blijkt wel dat zij deze schoenen juist daarom kopen en dat de rode zool de wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het (Benelux)merk van Louboutin wordt nietig verklaard.
