Merkregistratie
Slechts tekens die dienen ter onderscheiding van waren of diensten kunnen een geldig merk zijn. Dit noemt men onderscheidend vermogen. Merken met onderscheidend vermogen kunnen als zodanig worden geregistreerd.
# onderscheidend vermogen
Maar kan onderscheidend vermogen ook als het teken wordt gecombineerd met zoiets alledaags als een hashtag, die van huis uit niet onderscheidend is?
18 Er kan niet a priori worden uitgesloten dat een teken met hashtag, zoals in het hoofdgeding, de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en aldus aan bovengenoemde voorwaarde voldoet. Het is immers mogelijk dat een dergelijk teken aan het publiek wordt voorgesteld in verband met waren en diensten en de wezenlijke functie van een merk kan vervullen, te weten de commerciële herkomst van de bedoelde waren en diensten aan te duiden.
19 Teneinde vast te stellen of dat het geval is, moeten de bevoegde bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties nagaan of het betrokken teken „onderscheidend vermogen” heeft in de zin van artikel 3 van richtlijn 2008/95. Dat onderscheidend vermogen kan intrinsiek zijn in de zin van lid 1, onder b), van dat artikel, of zijn verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van lid 3 van die bepaling (zie met name arresten van 19 juni 2014, Oberbank e.a., C‑217/13 en C‑218/13, EU:C:2014:2012, punt 38, en 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:T:2015:604, punten 60 en 62).
Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en de publieksperceptie. Het gaat daarbij ook om het beoordelen van de merkfunctie in de praktijk. Ook voorgenomen of verwacht gebruik mag daarbij meetellen, 'dus van de wijze waarop dit merk in geval van inschrijving waarschijnlijk aan de gemiddelde consument zal worden getoond' aangenomen dat men over geen enkele andere beoordelingsfactor beschikt dan die welke voortvloeien uit de gewoonten van de betrokken economische sector.
Voorkomen moet worden, aldus het Hof, dat onterecht merken worden ingeschreven. Steeds moet ook gekeken worden waarvoor - dus voor welke waren of diensten - het hashtag merk is geregistreerd.
Hashtag merken
Wat betekent dit voor hashtags als merk, in relatie tot kleding bijvoorbeeld?
31 Het staat dus aan de bevoegde nationale rechter om te bepalen of de gemiddelde consument bij het zien van het teken #darferdas? op de voorkant van een T-shirt of op het etiket aan de binnenkant ervan, dit teken zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van die waar en niet louter als een decoratief element of een boodschap in het kader van sociale communicatie.
Conclusie
De rechter zal dit van geval tot geval moeten beoordelen, waarbij (nu voor hastag merken in elk geval) ook rekening gehouden moet worden met alle relevante feiten en omstandigheden, "daaronder begrepen alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk".
Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn. De marktgewoonten spelen hierbij dus een rol. Met andere woorden, indien veel aanbieders in de markt op dezelfde wijze een hashtag gebruiken, voor een bepaald doel, kan dat een aanwijzing zijn van gebrek aan onderscheidend vermogen. Andersom geldt ook: wanneer het gebruik ervan niet waarschijnlijk of gebruikelijk is (geworden) zal een hashtag merk eerder onderscheidend vermogen hebben.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
