'Agentenmerk'
Bij de vraag of een vertegenwoordiger, agent of distributeur zelf op eigen naam het merk van de merkhouder mag registreren, gaat het over de uitleg van de wettelijke bepaling over het zogenaamde ‘agentenmerk’.
Daarover is in de wet onder meer het volgende opgenomen (artikel 6 septies Unieverdrag van Parijs):
'Indien de agent of de vertegenwoordiger van de houder van een merk in een der landen van de Unie, zonder de toestemming van deze houder de inschrijving van dat merk op eigen naam in één of meer van die landen vraagt, zal de houder het recht hebben om zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving, of om de doorhaling te vorderen, ofwel, indien de wet van het land dit toestaat, om de overdracht van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de agent of vertegenwoordiger zijn handelingen rechtvaardigt.'
en (artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009):
'de inschrijving van een merk [wordt] geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.'
Overeenstemmend merk
Het Hof van Justitie heeft deze bepalingen uitgelegd in een recent arrest. Eén van de vragen is of deze wettelijke bepalingen van toepassing zijn als niet een gelijk merk, maar een overeenstemmend merk wordt geregistreerd door een agent, vertegenwoordiger of distributeur. Geldt de wet ook in gevallen waarin de conflicterende merken overeenstemmen en dus onder deze bepaling kunnen vallen?
Het Hof oordeelt dat uit de ontstaansgeschiedenis blijkt dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de werkingssfeer van deze bepaling beperkt is tot de gevallen waarin de conflicterende merken gelijk zijn. Het Hof wijst daarbij ook op het doel van de wettelijke bepaling van het 'agentenmerk':
‘Zoals het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest correct heeft opgemerkt, beoogt deze bepaling te voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit merk. Deze personen kunnen immers profiteren van de kennis en de ervaring die ze tijdens de handelsrelatie met de houder hebben opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder heeft gedaan.’
Merk bij distributieovereenkomst?
Het Hof gaat verder nog in op de vraag wie de ‘gemachtigde’ is in de zin van deze wettelijke bepalingen. Oftewel; kan er ook sprake van een ‘agentenmerk’ indien er sprake is van een distributieovereenkomst (in plaats van agentuur)?
Het Hof gaat uit van een ruime uitlegging van de begrippen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger”. Deze kunnen betrekking hebben op ‘alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een contractuele overeenkomst waarbij een van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, zodat het voor de toepassing van die bepaling volstaat dat er tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat de aanvrager, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk’.
Er was in de onderhavige kwestie ook sprake van een distributieovereenkomst, waarbij was overeengekomen dat de merkhouder de waren met de benaming „Magic Minerals by Jerome Alexander” aan John Mills zou leveren, en dat John Mills de waren van de houder in de Europese Unie en wereldwijd zou distribueren. John Mills wordt ‘minstens’ als geprivilegieerde distributeur van deze waren bestempel, er gold een non-concurrentiebeding en duidelijk was ter zake de intellectuele-eigendomsrechten dat de merkhouder het oudere merk op deze waren hield. Bovendien dateerde de laatste bestelbon waarmee John Mills „Magic Minerals”-waren heeft besteld bij de merkhouder van slechts ongeveer twee maanden vóór de indiening van het litigieuze merk.
Op grond van deze omstandigheden wordt John Mills als gemachtigde gekenmerkt, wegens het bestaan van de distributieovereenkomst voor het merk, en kan de merkhouder deze bepaling op dit punt inroepen.
De merkhouder wordt aldus beschermd tegen een inschrijvingsaanvraag door de gemachtigde of de vertegenwoordiger, op eigen naam en zonder toestemming van deze houder, en zonder dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt. Dat geldt ook voor overeenstemming van de conflicterende merken. Voor de toepassing daarvan is ook niet vereist te toetsen aan verwarringsgevaar, aldus het Hof.
Zelfde waren merkhouder als distributeur?
Ten slotte oordeelt het Hof dat gekeken moet worden naar de wezenlijke functie van een merk, die erin bestaat de commerciële herkomst van de bedoelde waren of diensten aan te duiden. Om die reden kan de bepaling over het agentenmerk ook ingeroepen worden als het bij door het oudere merk aangeduide waren of diensten niet gaat om dezelfde, maar om soortgelijke waren met die waarvoor het 'agentenmerk' is ingeschreven. Ook de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet dus rekening worden gehouden. Dit geldt ook in distributierelaties.
Heeft u vragen over merkgebruik van distributeurs? Schroom dan niet contact met ons op te nemen.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
