Verwarringsgevaar
Het BBIE oordeelt in dit geval dat er sprake is van merkrechtelijk verwarringsgevaar.
Er is sprake van merkrechtelijke verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de door het betreffende merk aangeduide waren of diensten van dezelfde onderneming afkomstig zijn, of van economisch verbonden ondernemingen.
Overeenstemming
Het merkenbureau maakt een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking. Het oordeelt dat er in zekere mate overeenstemming is tussen AIR MAX en MAX 1, want:
- Beide tekens bevatten het woord MAX, hoewel echter op een verschillende plaats (aan het begin respectievelijk aan het eind.
- Bij de ingeroepen merken wegen de elementen AIR en MAX even zwaar in de totaalindruk. In het betwiste teken ligt de nadruk op het woord MAX. Het cijfer 1 zal worden gezien als een specificatie van MAX. In zoverre stemmen de tekens overeen.
Omdat het woord MAX daarnaast ook kunnen worden gezien als een afkorting van ‘maximaal’ of ‘maximum’, zal het publiek aan het teken MAX 1 ook geen duidelijke betekenis toekennen (bijvoorbeeld een voornaam).
Waren en diensten
MAX 1 is als merk aangevraagd voor kledingstukken, schoeisel, petten, sportjasjes, overalls, en handschoenen dergelijke. Deze waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend met de waren van de ingeroepen AIR MAX merken van het kledingmerk Nike.
Beoordeling van merkinbreuk
Volgens de merkinbreuk toets moet vervolgens gekeken worden naar de gemiddelde consument, of bij die consument merkrechtelijk verwarringsgevaar is te duchten.
De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Visueel en auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en die van het betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Aangezien het in de kledingsector gebruikelijk is dat hetzelfde merk op verschillende manieren wordt geconfigureerd, zou het relevante publiek ook kunnen denken dat het betwiste teken een submerk van opposant is.
Het argument dat Nike meerdere merken houdt waarin MAX voorkomt, speelt hierbij verder geen rol. Evenmin is relevant dat MAX 1 verwijst naar Max Verstappen en zijn racenummer 1. Betoogd werd dat het publiek daardoor geen geen relatie zou leggen met de Nike-kledingmerken. Het Bureau houdt in dit geval echter geen rekening met de wijze waarop het betwiste teken in de praktijk wordt gebruikt.
De toets die het Bureau dient te hanteren is daarnaast niet of er daadwerkelijk sprake is van verwarring bij het publiek, maar of er een gevaar (lees: een mogelijkheid) voor verwarring bestaat.
Conclusie
Het MAX 1 merk wordt niet ingeschreven.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
