De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 31 mei 2021 geoordeeld over een geschil dat ziet op het (gedeeld) auteursrecht op software in een situatie waarin een gebruiker/distributeur van software zelf aanpassingen heeft aangebracht aan die software. De vraag rijst aan wie de auteursrechten op die aanpassingen toekomen en of de softwareleverancier die aanpassingen mag gebruiken en vermarkten. De uitkomst van de uitspraak is (mede) van belang met het oog op een separate procedure tussen partijen die bij de Ondernemingskamer loopt. In deze blog licht ik de uitspraak kort toe en bespreek ik de relevantie van de uitspraak voor de praktijk.
Wat was er aan de hand?
De twee partijen in dit geschil zijn een softwaredistributeur (dmarcian Europe) en een softwareleverancier (bedrijf A, anoniem dus). Beiden houden zich bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen. In dat kader maakt dmarcian gebruik van software van de softwareleverancier, die deze software als SaaS-dienst levert.
In de mondelinge overeenkomst die partijen destijds hebben gesloten is afgesproken dat de distributeur gerechtigd is de software te distribueren en te vermarkten. De distributeur heeft zelf verschillende aanpassingen en uitbreidingen verricht ten aanzien van de software.
In dat kader doet de distributeur aan de softwareleverancier het voorstel om aan de leverancier A een licentie te verlenen op de aangebrachte aanpassingen en uitbreidingen. De leverancier stelt echter voor dat de distributeur het gemeenschappelijk auteursrecht op die aanpassingen en uitbreidingen aan haar overdraagt. Dat aanbod wordt door de distributeur afgeslagen waarna de leverancier de toegang voor de distributeur tot de gemeenschappelijke systemen meerdere keren ontzegt door middel van een zogeheten black-out. De distributeur stapt vervolgens naar de rechter om die toegang af te dwingen.
Wie is eigenaar van de aanpassingen op de software?
De kern van het geschil tussen partijen is gelegen in de vraag wie de rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten op de door de distributeur, dmarcian, ontwikkelde aanpassingen op de software.
De distributeur stelt dat zij dat is en dat de leverancier een gebruiksrecht (licentie) van haar nodig heeft om daar gebruik van te maken. De leverancier stelt op haar beurt dat de door de distributeur ontwikkelde software niet meer omvat dan een aanvullende feature voor verbeterd gebruik van de software zodat het intellectueel eigendom daarvan ook bij de leverancier berust.
De voorzieningenrechter overweegt dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. Niet met betrekking tot de samenwerking tussen partijen en evenmin ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten en te ontwikkelen software, noch ten aanzien van de reikwijdte van de in verband daarmee verleende/te verlenen licenties.
Ondanks dat de distributeur stukken heeft overgelegd waaruit haar bijdrage aan de software zou moeten blijken, kan volgens de voorzieningenrechter niet worden vastgesteld in hoeverre de software daadwerkelijk is veranderd en of de software thans slechts in een gewijzigde vorm kan worden gebruikt.
Gezamenlijk auteursrecht op software?
Om bovengenoemde redenen komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de juridische situatie met betrekking tot het eigendom van de intellectuele eigendomsrechten op de huidige versie van de software onduidelijk is. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat er sprake is van een gezamenlijk auteursrecht (op basis waarvan zowel aan de distributeur als de leverancier het auteursrecht op de software toekomt). Beide partijen hebben immers zelfstandig aanvullingen en uitbreidingen ten aanzien van de software aangebracht, maar onduidelijk is wie welk element heeft toegevoegd.
Vanwege het grote aantal vragen en onduidelijkheden in deze procedure – er loopt thans nog een onderzoek bij de Ondernemingskamer naar het geschil tussen partijen – is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter meer onderzoek nodig.
De voorzieningenrechter besluit aldus tot het treffen van een ordemaatregel: de leverancier wordt enerzijds geboden om de blokkade van (de medewerkers van) de distribiteur tot het SaaS-platform en de voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten vereiste (computer)systemen op te heffen en opgeheven te houden totdat het onderzoek van de Ondernemingskamer is afgerond, op voorwaarde dat de distributeur in ruil hiervoor een vergoeding van 20% van de inkomsten uit de verkoop van de software aan de softwareleverancier dient af te dragen.
Relevantie voor de praktijk
Bij de doorontwikkeling van software door verschillende partijen zijn duidelijke afspraken over wat aan wie toekomt essentieel. In geval van gedoe ontstaat anders een puzzel die bijna onoplosbaar wordt.
Als er geen afspraken zijn gemaakt dan geldt in beginsel: de auteursrechten komen toe aan de maker van de code (of diens werkgever).
Als er door meerdere rechtspersonen aan software wordt gewerkt dan ontstaat al snel een diffuse situatie: hier moeten juridisch twee scenario’s worden onderscheiden:
a. Gezamenlijk auteursrecht: als twee partijen software maken maar wat gemaakt is, is niet meer aan een ander toe te wijzen, dan komen de rechten op het geheel aan beide partijen toe. In dat geval ontstaat er een juridische gemeenschap (vergelijkbaar met een huwelijksgemeenschap) waarbij er allerlei afspraken moeten worden gemaakt over de zeggenschap van de software. In beginsel moeten beide partijen dan toestemming hebben van elkaar om de software op een bepaalde wijze te exploiteren.
b. Gedeeld auteursrecht: als twee partijen gezamenlijk software ontwikkelen en de verschillende delen daarvan zijn nog wel goed te onderscheiden dan komen de auteursrechten op de delen aan de individuele partijen toe die ze geschreven hebben. De rechten op het geheel komen dan in beginsel toe aan de degene onder wiens leiding en toezicht het geheel tot stand is gekomen of (als daar geen sprake van was) degene die de verschillende delen heeft verzameld (artikel 5 Auteurswet).
Het moge duidelijk zijn dat voor zowel scenario a. als b. allerlei praktische afspraken gemaakt moeten worden: bijvoorbeeld over de wijzen van exploitatie en vermarkten van de software, en over licenties over en weer, verdeling van inkomsten, en wat te doen bij een eventuele exit (een van partijen wil eruit stappen).
Dit kan ingewikkelde afspraken en situaties met zich meebrengen. Reden ook waarom partijen in de praktijk vaak kiezen om alle rechten in een hand te brengen (door overdracht) met al dan niet een licentie terug tegen speciale voorwaarden.
Een andere manier – die juridisch wel mogelijk is maar in de praktijk niet vaak wordt toegepast – is het splitsen van de software en bijvoorbeeld alle IE-rechten op het geheel voor een bepaalde markt onder te brengen bij de een en voor een andere markt onder te brengen bij de ander.
Benieuwd naar de mogelijkheden die er voor uw situatie zijn? Neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s.
