Schadevergoeding in kort geding IE-zaken

Voorschot op schadevergoeding in kort geding: komt de Hoge Raad terug op HBS/Danestyle?

De Hoge Raad heeft onlangs in een burengeschil een interessant arrest gewezen over toewijzing van een voorschot tot betaling van een geldvordering in kort geding.[1] Het is de vraag of de regel uit dit arrest ook opgaat ter zake van het vorderen van een voorschot op schadevergoeding in IE-inbreukzaken en of het standaardarrest HBS/Danestyle thans nog wel geldig is.

HBS/Danestyle

In het HBS/Danestyle-arrest oordeelde de Hoge Raad in r.o. 3.2 dat ‘uit de enkele omstandigheid dat een spoedeisend belang bij het gevraagde inbreukverbod bestaat, niet volgt dat een zodanig belang óók bestaat bij toewijzing van een geldsom als voorschot op een ter zake van reeds gepleegde inbreuken verschuldigde schadevergoeding.’ [2] Als het gaat om het daarmee verbonden spoedeisend belang mogen de verschillende vorderingen in kort geding dus niet over één kam worden geschoren. In de praktijk betekende dit dat een voorschot op schadevergoeding in IE-inbreukzaken nog maar zelden werd toegewezen. Het spoedeisend belang bij betaling van een voorschot is namelijk lastig te onderbouwen.

HR: spoedeisende hoofdvordering = spoedeisende nevenvordering?

In het arrest van 15 juni 2007 ging het om de vraag of een voorschot op buitengerechtelijke kosten in kort geding kon worden toegekend. Door het hof worden de gevraagde voorzieningen ter kering van de gestelde hinder en de door verweerder in cassatie gemaakte buitengerechtelijke kosten toegewezen. Uit het arrest van de Hoge Raad valt de motivering van die beslissing te kennen, namelijk ‘dat de vordering in zodanig nauw verband staat met de primaire hoofdvordering(-en) dat daardoor het spoedeisend belang geacht wordt zich over deze nevenvordering uit te strekken, en dat een afzonderlijke behandeling van dit onderdeel van het gevorderde uit proceseconomisch oogpunt onaanvaardbaar is (rov. 4.7.1).’ Het hof overweegt verder dat vaststaat dat de buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt en dat de redelijkheid van de gemaakte kosten door eiser niet met concrete argumenten is betwist.

A-G Huydecoper concludeert – met verwijzing naar HBS/Danestyle – tot vernietiging van het arrest van het hof.[3] Híj beantwoordt de vraag of de geldvordering in dit geval nauw verwant is met de hoofdvordering, en daarmee ook spoedeisend is, ontkennend: ‘(…) mij wil niet duidelijk worden hoe het hof zich het “nauwe verband” tussen de thans in cassatie te beoordelen incassovordering en de “hoofdvordering” betreffende het herstel van de aan [verweerder] c.s. toekomende uitweg heeft voorgesteld, in dier voege dat het spoedeisend belang dat bij de ene voorziening aannemelijk is, dat dan “meteen” ook voor de andere zou zijn.’

De Hoge Raad beslist evenwel anders; het cassatiemiddel slaagt niet. Bij zijn oordeel verwijst de Hoge Raad naar het HBS/Danestyle-arrest: ‘Bij de beoordeling van het onderdeel wordt vooropgesteld dat met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats is, en dat dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden moeten worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is (HR 14 april 2000, nr. C 98/270, NJ 2000, 489).’

Het hof heeft deze regel echter op de juiste wijze toegepast, aldus de Hoge Raad (r.o. 3.4): ‘Indien de hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te worden beoordeeld, is de proceseconomie ermee gebaat dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die terzake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Daarbij valt te bedenken dat in het niet zeldzame geval dat de verliezende partij, eventueel na hoger beroep, zich bij het in kort geding gegeven rechterlijk oordeel neerlegt, noch een bijzonder partijbelang, noch het algemene belang dat terughoudendheid wordt betracht met een beroep op de rechter, ermee gediend is wanneer eiser uitsluitend wat betreft de onderhavige nevenvordering, naar een bodemprocedure wordt verwezen. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de genoemde nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is.’

Daarmee geeft de Hoge Raad wel een heel opvallende uitleg aan haar eigen regel uit HBS/Danestyle.

‘Nauw verwante vorderingen’

Hoewel bovengenoemde rechtsoverweging specifiek gericht lijkt te zijn op een vordering uit hoofde van buitengerechtelijke kosten (de Hoge Raad spreekt over ‘als die terzake van’, ‘wat betreft de onderhavige nevenvordering’ en ‘die vordering’), kan de rechtsoverweging m.i. mogelijk toch wat algemener worden opgevat.

Het gaat in dit arrest in de kern om de vraag of een met de hoofdvordering nauw verwante nevenvordering even spoedeisend is en derhalve toewijsbaar in kort geding. De achterliggende gedachte van het arrest is blijkbaar dat wanneer de hoofdvordering spoedeisend belang heeft, de nevenvordering ook – automatisch – spoedeisend belang heeft. Díe gedachtegang is door de Hoge Raad in het eerdere arrest HBS/Danestyle echter, voor zover het IE-inbreukverboden betreft, juist uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Nu nemen rechters in feitelijke instanties in IE-inbreukzaken (vrijwel) altijd aan dat er een spoedeisend belang is bij de hoofdvordering, gezien de aard ervan. Brengt de Hoge Raad binnen de soort nevenvorderingen dan nog een nadere differentiatie aan voor de verzwaarde motiveringseisen? De veroordeling tot betaling van buitengerechtelijke kosten heeft naar mijn mening niet een wezenlijk andere aard dan een toewijzing van een voorschot op schadevergoeding.[4] Het zijn beide immers geldvorderingen, met het daarbij behorende restitutierisico. Mijns inziens zouden deze vorderingen dus niet verschillend beoordeeld moeten worden. Als ik het arrest op dit punt juist lees, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de spoedeisendheid van alle gevorderde voorschotten tot betaling van geldvorderingen, waaronder ook het voorschot op schadevergoeding.[5]

Redenen van proceseconomie

Is de proceseconomie er ook mee gebaat dat in hetzelfde IE-kort geding ‘meteen’ ook wordt beslist over het voorschot op schadevergoeding?

Bij beantwoording van deze vraag speelt de specifieke aard van (de handhaving van) IE-rechten een rol. Deurvorst wees er in 1994 al op dat partijen het vaak laten bij de summiere rechtsgang van het kort geding, die in die zin een ‘definitiverende’ werking heeft: ‘Ofschoon de voldoening van een geldsom inderdaad meestal minder spoedeisend zal zijn dan het voorkomen van schade (…) lijkt er inderdaad geen goede reden te zijn waarom een door de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht benadeelde partij, die in het kort geding met een (spoedeisend) verbod jegens de inbreukmaker in het gelijk wordt gesteld, uitsluitend voor de aan haar verschuldigde schadevergoeding genoodzaakt wordt nog eens een afzonderlijke bodemprocedure te doorlopen’.[6]

Spoor/Verkade/Visser constateren dat terughoudendheid bij toekenning van een voorschot op schadevergoeding in IE-inbreukzaken meer voor de hand ligt vanwege de artikel 50 lid 6 TRIPs-termijn en het verval van de voorlopige voorziening: ‘De efficiency-winst (lees: proceseconomie, JB) die in de praktijk van de voorzieningenrechters aan beoordelingen tot (voorschotten op) schadevergoeding in kort geding ten grondslag lag, heeft daarmee een nog sterkere relativering ondervonden dan al voortvloeiende uit de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad.’ [7] Volgens de Memorie van Toelichting bij artikel 260 Rv (oud) is het overigens aan partijen om te overleggen of ze wel of niet een bodemprocedure willen beginnen.[8]

In het recente arrest van de Hoge Raad lijkt de ‘definitieverende werking’ van Deurvorst toch weer door te klinken. Indien de verliezende partij zich neerlegt bij het oordeel van de kort geding rechter, met andere woorden: ‘geen of onvoldoende verweer voert’, zijn de belangen van de procespartijen er niet mee gediend dat wordt doorgeprocedeerd in een bodemzaak. M.i. komt dan toepassing van de rechtsregel uit het recente arrest snel aan de orde. Dit zijn de in het HBS/Danestyle arrest genoemde ‘feiten en omstandigheden’ die kunnen leiden tot toewijzing van het voorschot tot betaling van schadevergoeding in kort geding. Ook vormt de toewijzing van een voorschot op schadevergoeding in de praktijk aanleiding tot het vaststellen van een minnelijke regeling. Het is overigens de vraag of dit alles anders wordt met de regeling inzake de volledige proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv.

Conclusie

Het is de vraag of de Hoge Raad met het recentelijk gewezen arrest een nieuwe weg heeft ingeslagen met betrekking tot het toewijzen van geldvorderingen in kort geding, waaronder het voorschot op schadevergoeding in IE-inbreukzaken. Het lijkt erop dat de proceseconomie ertoe kan leiden dat spoedeisendheid van de hoofdvordering (het inbreukverbod) ook automatisch spoedeisendheid van de nevenvordering (het voorschot op schadevergoeding) meebrengt, wanneer deze laatste vordering niet of onvoldoende is betwist. De vraag blijft wel of dit in overeenstemming is met artikel 50 lid 6 TRIPs en artikel 1019i Rv.

Joost Becker, advocaat intellectueel eigendomsrecht

---

[1] HR 15 juni 2007, LJN: BA1522, C06/058HR.

[2] HR 14 april 2000, NJ 2000/489, m.nt. D.W.F. Verkade.

[3] Conclusie A-G Huydecoper bij C06/058HR, met name nr. 11 en 12. De A-G concludeert dat het enkele verband met een andere vordering van geheel andere aard alléén in elk geval geen spoedeisend belang kan opleveren.

[4] De hoogte van deze vordering (€ 12.106,33) is vergelijkbaar met een ‘standaard’ vordering tot voorschot op schadevergoeding.

[5] In de lagere rechtspraak lijkt de Rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 2 augustus 2007, B9 4469 (Adani/Odmedical B.V.) geïnspireerd door het recente arrest van de Hoge Raad, zij het evenwel met betrekking tot het verbeuren van boetes vanwege het overtreden van een vaststellingsovereenkomst, zie r.o. 4.3: ‘Aangezien de hoofdvorderingen van Adani voldoende spoedeisend zijn, kan worden aangenomen dat ook toewijzing van de vordering tot betaling van de boetes, welke vordering kan worden aangemerkt als een nauw verwante nevenvordering, uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is.’

[6] T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (1994), p. 126 e.v.

[7] Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), p. 507.

[8] Kamerstukken II (26 855), nr. 3, p. 148.