Zoeken
  1. Vereisten voor de overdracht van een merk

Vereisten voor de overdracht van een merk

Een merk is een onderscheidingsteken voor waren of diensten. Bescherming van een merk vereist een registratie. Er zijn gevallen denkbaar waarin u uw merk wilt overdragen aan een derde, of binnen de groep aan uw eigen onderneming (holding), of u mogelijk een merk van een ander wilt kopen uit een faillissement. Dat roept de vraag op: welke vereisten gelden er voor een overdracht van een merk?
Artikel | 26 april 2018 | Joost Becker

Wat is een merkregistratie?

Indien ondernemers hun bedrijfsnaam of logo als merk gebruiken, verdient het aanbeveling deze te registreren. De Kamer van Koophandel onderzocht eerder dat echter in veel gevallen een merkregistratie ontbreekt.

Het Benelux merkenrecht kent, net als het Europese merkenrecht, een registratiestelsel. Dat betekent dat merken in beginsel pas worden beschermd als zij worden geregistreerd. De gedachte van het merkenregister is ook dat het andere marktdeelnemers in staat stelt te checken of de naam die zij willen gaan gebruiken voor hun onderneming nog vrij is.

10 jaar exclusieve bescherming

Een merkregistratie is in beginsel voor 10 jaar geldig, waarna het eeuwigdurend kan worden verlengd, telkens voor 10 jaar, voor verschillende territoiren.

Een merkregistratie geeft volgens de wet een exclusief recht: er kan worden opgetreden tegen verwarringsgevaar met het merk, alsook tegen voordeel trekken uit het merk en/of afbreuk doen aan het merk door het gebruik van een jonger merk of een jongere handelsnaam. Het merkrecht geeft zo een verbodsrecht tegen derden. Een merkrecht is daarmee een krachtig recht om de producten, goederen of diensten mee te beschermen.

Wettelijk vereisten voor overdracht van een merk

Artikel 2.31 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt dat de overdracht van een merk (of een merkdepot) mogelijk is. De Uniemerkenverordening kent eenzelfde soort bepaling.

Het artikel 2.31 BVIE luidt:

"1. Het merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.

2 Nietig is:

a. de overdracht onder levenden die niet schriftelijk is vastgelegd;

b. de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Benelux-gebied betrekking heeft."

Mogelijkheden tot overdracht van een merk

Of u nu een merk aan een andere (rechts)persoon wilt verkopen, of u een merk van een andere partij wilt kopen, de wettelijke vereisten voor de overdracht van een Benelux merk en een Europees merk zijn telkens gelijk.

De wettekst (zie hiervoor) stelt dat een merk geheel of gedeeltelijk kan overgaan. Hoe werkt dat?

Ten eerste is het mogelijk een merk geheel over te dragen voor alle waren of diensten waarvoor het is geregistreerd.

Ten tweede is het mogelijk een merk te 'splitsen', en deze slechts voor een deel van de waren of diensten over te dragen. Dat gebeurt, wanneer partijen dat afspreken, in voorkomende gevallen waarin er een duidelijke scheiding kan worden aangebracht tussen de verschillende waren- en dienstenklassen en/of de activiteiten van de ondernemingen van de koper en verkoper.

Naast een overdracht is ook overgang van een merk mogelijk. Denk daarbij aan het onder algemene titel overgaan van een onderneming, waarmee in beginsel ook de merken mee overgaan.

Akte

Uit de wettekst blijkt er een schriftelijke vastlegging is vereist. Het schriftelijkheidsvereiste (in het licht van art. 3:95 BW) brengt mee erop dat partijen een akte moeten ondertekenen tot overdracht van het merk. Een akte is naar Nederlands recht een schriftelijk stuk dat als bewijs kan dienen.

In diezelfde akte kunnen ook aanvullende afspraken worden gemaakt, naast de koopprijs, over met het merk samenhangende goodwill, licentiecontracten of anderszins. Ook handels- of domeinnamen en/of social media accounts e.d. die gelinkt zijn aan het merk, of auteursrechten op een logo, kunnen worden overgedragen (zie ook hierna).

Inschrijving in het register

De akte dient nog een ander doel. Art. 2.33 BVIE bepaalt namelijk dat de overdracht of andere overgang niet aan een derde kan worden tegengeworpen dan na inschrijving van (een uittreksel) van de akte, in het merkenregister. Dit heet de zogenoemde derdenwerking van een overdracht van een merk. Bovendien eist het uitvoeringsreglement dat er een uittreksel van de akte wordt getoond aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, om zo de overdracht in het register te effectueren.

Conclusie

Het belangrijkste vereiste voor de overdracht van een merk is het schriftelijkheidsvereiste. Daaraan wordt in elk geval voldaan door het opstellen van een akte van overdracht. Ook de inschrijving van de overdracht dient geregeld te worden. Wilt u naast het merkenrecht op een bepaalde naam ook de handelsnaamrechten of domeinnamen overdragen, dan kan dat in dezelfde akte worden geregeld (lees hier meer daarover).

Meer weten over de overdracht van een merk? Neem dan gerust contact met ons op.

Joost Becker, advocaat intellectuele eigendom