Merkenrecht
Een ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. De merkhouder kan eenieder die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een merkteken verbieden onder meer verbeiden a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; en b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat
Gevaar voor verwarring
Uit bovenstaande toetsing blijkt al dat achtereenvolgens in elk geval moeten worden meegewogen:
- wie is het relevante publiek is en wat is hun perceptie?
- is er soortgelijkheid van de vergeleken producten?
- zijn de merken identiek of overeenstemmend?
op basis waarvan al dan niet de conclusie van verwarringsgevaar tussen de merken getrokken kan worden.
Relevante publiek
Volgens de merkenrechtelijke rechtspraak moet bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening worden gehouden met de gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten. Diens oplettendheid kan ook een rol spelen. In de kwestie over de wodkamerken wordt de gemiddelde consument tot uitgangspunt genomen.
Soortgelijke waren of diensten?
Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op die waren of diensten. Deze factoren omvatten met name hun aard, hun bestemming, hun wijze van gebruik en de vraag of zij met elkaar concurreren of elkaar aanvullen. Ook andere factoren kunnen in aanmerking worden genomen, zoals de distributiekanalen.
Overeenstemmende tekens?
Volgens vaste rechtspraak moet wat betreft de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, worden gekeken naar de totaalindruk gewekt wordt, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende elementen. In de hier besproken zaak van het Gerecht wordt de volgende vergelijking gemaakt tussen deze twee wodka beeldmerken (mijn vertalingen):
Beeldmerken
Hoe worden de beeldmerken vergeleken?
‘Het centrale element [van het bestreden beeldmerk] dat het grootste deel van het merk [beslaat], bestaat uit een opeenvolging - van links naar rechts en van boven naar beneden - van de cijfers "4" en "2 die zijn weergegeven in drukletters en elkaar gedeeltelijk overlappen. Het bovenste en onderste deel van het aangevraagde merk bestaan respectievelijk uit de woorden "blend" en "vodka" in vetgedrukte hoofdletters. De woorden "blend" en "vodka" zijn weergegeven in donkerblauw en de de cijfers "4" en "2" zijn deels in lichtblauw en deels in donkerblauw weergegeven.”
Het oudere merk is eveneens een beeldmerk. “Het bestaat uit een combinatie van het element "42" en het woordelement "below", horizontaal geschreven in een beeldelement dat bestaat uit een zwarte cirkel met een dikke omtrek. Het cijfer "42", weergegeven in standaard zwarte drukletters staat in het midden van die cirkel en lijkt te worden onderstreept door een rechte zwarte lijn. Het cijfer "4" staat typografisch gezien lager dan het cijfer "2", waarvan het bovenste gedeelte waarvan het bovenste gedeelte langer lijkt in vergelijking met dat van het cijfer "4". De grootte van het element "42" is groter dan die van het woord "onder", dat in gewone hoofdletters is geschreven onder het cijfer "2”
Visueel, auditief en begripsmatig
Het Gerecht neemt hierbij in ogenschouw wat de dominerende en onderscheidende bestanddelen zijn. Daarbij wordt gekeken naar de lay-out en de indruk die dat achterlaat. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met “de intrinsieke kenmerken” van het betrokken en de totaalindruk die een samengesteld merk als deze bij het relevante publiek wekt (zijn die verwaarloosbaar of juist niet?)
Gelet op de verschillen en overeenkomsten wordt geoordeeld dat er sprake is van een gemiddelde overeenstemming. Er wordt geoordeeld dat
- het cijfer "42" het dominerende visuele element is
- below en blend wel enig onderscheidend vermogen hebben
- het woord "wodka" verwijst naar het product
Kortom, het getal "42" domineert de totaalindruk van de conflicterende merken volgens het Gerecht, omdat ‘het enerzijds aanzienlijk groter is dan alle andere woordelementen in die merken en het bovendien een het een prominente plaats in het midden van die merken inneemt.
Verwarringsgevaar?
Ten aanzien van dat getal wordt weliswaar overwogen een deel van het publiek dat kan opvatten als alcoholpercentage, met een zwak onderscheidend vermogen, maar toch wordt geoordeeld dat het het meest onderscheidend is voor de rest van het publiek
‘Voor de rest van het relevante publiek, het getal "42" niet zal opvatten als een aanduiding van het alcoholgehalte, heeft het oudere EU merk een gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen. 100 Aangezien het oudere merk een gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, zijn de betrokken waren voor dit deel van het relevante publiek onderscheidend vermogen bezit, de betrokken waren dezelfde zijn en de betrokken tekens overeenstemmen, met name fonetisch, moet worden geconcludeerd dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (…).’
Conclusie
De conclusie is dat er sprake is van verwarringsgevaar.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
