Merkinbreuk
Merken kunnen op verschillende wijzen gebruikt worden, als handelsnaam, logo en woordmerk. Maar ook in een domeinnaam, als Adword of social media. Zonder toestemming van de merkhouder levert dit soort merkgebruik merkinbreuk op.
Gedogen van merkgebruik
Volgens de merkenwetgeving kunnen merkhouders die later ingeschreven merken van derden bewust gedogen gedurende vijf opeenvolgende jaren, in beginsel niet meer (op grond van hun oudere merk) daartegen optreden. Er geldt een uitzondering indien het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.
Verbod op het gebruik van merken en merkinbreuk
De merkenwetgeving bepaalt eveneens dat vorderingen wegens inbreuk op oudere merkrechten niet meer kunnen worden ingesteld, wanneer de oudere merkhouder op dezelfde gronden als hiervoor vermeld niet meer de nietigheid kan inroepen van het jongere merk.
Tevens is bepaald dat houders van oudere rechten van plaatselijke betekenis geen bezwaar (meer) kunnen maken tegen het gebruik van merken, wanneer deze houder het gebruik ervan 5 jaar heeft gedoogd (tenzij, wederom, dit merk te kwader trouw is aangevraagd).
Wat is 'gedogen' van merkgebruik?
Het Hof van Justitie heeft zich onlangs gebogen over de vraag wat bewust gedogen van een merk inhoudt, zoals hiervoor bedoeld. Na uitleg over het begrip bewust gedogen van merkgebruik, oordeelt het Hof:
dat het recht van de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht om nietigverklaring van een jonger, te goeder trouw aangevraagd merk te vorderen of om zich te verzetten tegen het gebruik ervan, vervalt indien hij gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust geen handeling verricht waaruit duidelijk de wil blijkt om zich te verzetten tegen dat gebruik en om een einde te maken aan de vermeende inbreuk op zijn rechten.
De rechtsverwerkingstermijn van vijf jaar kan worden gestuit door een beroep in rechte voor afloop van deze termijn. Het enkel uitbrengen van een ‘ingebrekestelling’ of sommatiebrief is volgens het Hof onvoldoende. Onder omstandigheden kan ook een sommatiebrief (wél) voldoende zijn, mits de merkhouder of houder van een ouder recht ‘binnen redelijke termijn verder heeft getracht om de situatie [van (beweerde) merkinbreuk] te verhelpen door in voorkomend geval een … beroep in rechte in te stellen’.
Kortom, de verzoekende partij (de merkhouder) kan dus in rechte optreden zolang dit binnen de vijfjaarstermijn gebeurt. De indiening van een gedingstuk - een dagvaarding wegens merkinbreuk bijvoorbeeld - kan daartoe voldoende zijn, indien daarmee ‘daadwerkelijk’ een actie in rechte wordt ingesteld.
Andere vorderingen wegens merkinbreuk?
De uitkomst van het al dan niet (bewust) gedogen van merkgebruik heeft juridisch effect op onder meer de vordering tot nietigverklaring van een jonger merk en/of de vordering tot staking daarvan (verbodsvordering). Volgens het Hof is er daarnaast óók een juridisch effect voor andere vorderingen, zoals ‘nevenvorderingen of samenhangende vorderingen … zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren’.
Het Hof oordeelt zo omdat:
Indien na afloop van de rechtsverwerkingstermijn nog met succes een dergelijk beroep of dergelijke vorderingen zouden kunnen worden ingesteld, zou dit erop neerkomen dat het ook na die periode onverminderd mogelijk zou blijven om te doen vaststellen dat het gebruik van het jongere merk inbreuk maakt op het oudere merk of recht en om de houder van het jongere merk op grond daarvan buitencontractueel aansprakelijk te stellen. Een dergelijke uitlegging van de regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen zou afbreuk doen aan de met deze regeling nagestreefde doelstelling om de houder van het jongere merk na afloop van die termijn de zekerheid te geven dat het gebruik ervan via geen enkele rechtsgang meer kan worden betwist door degene die dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust heeft gedoogd
Hoewel de rechterlijke uitspraak hier niet over ging, laat dit arrest waarschijnlijk onverlet dat er naar nationaal recht nog andere verweren zijn in te brengen tegen de merkhouder, bijvoorbeeld in voorkomende gevallen dat het ook binnen vijf jaar niet voortvarend optreden in strijd komt met de schadebeperkingsplicht.
Conclusie: dagvaarding bij merkinbreuk
Als regel geldt dat de houder van een ouder merk, of ander ouder recht, die kennis krijgt van (het gebruik van) een jonger merk, uiterlijk binnen vijf jaar rechtsmaatregelen moet gaan treffen wegens merkinbreuk, bij voorkeur door een dagvaarding wegens merkinbreuk uit te brengen of een nietigheidsactie in te stellen.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
