Enkele jaren geleden schreef ik een blog over de aandachtspunten bij overdracht van auteursrechten. In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag werd het belang van een duidelijk geformuleerde overeenkomst (akte) pijnlijk duidelijk gemaakt.
De gedaagde partij ontwikkelt en exploiteert software waarmee Verenigingen van Eigenaren hun administratie kunnen bijhouden. Op enig moment wenst één van de klanten van gedaagde (de exploitatie van) de software over te nemen. Partijen sturen elkaar over en weer e-mails, waarin gedaagde onder meer schrijft:
“Daarnaast vragen we een éénmalige overnamesom voor de 2 softwarepakketten, t.w. € 5.000,00, exclusief btw. De broncode wordt hierdoor jullie volledige eigendom en kun je er in principe alles mee doen wat je wilt. Je kunt de software meteen gaan aanpassen naar eigen wensen en meteen ook starten met het werven van klanten.”
Vervolgens wordt een overeenkomst ondertekend. In de overeenkomst, waarin eiseres ‘Partij 1’ en gedaagde ‘Partij 2’ worden genoemd, is vermeld:
“de broncode van de Software in eigendom wordt overgedragen (...) voor (...) € 5.000,00 excl. 21% btw, te voldoen op factuur binnen veertien dagen na levering van de broncode”.
Ook is in de overeenkomst te lezen:
“Nadrukkelijk wordt overeengekomen dat de broncode niet wordt doorverkocht of ter hand wordt gesteld aan andere partijen zonder schriftelijke toestemming van Partij 2.
(...)
Partij 1 mag gebruik maken van de merknaam [Naam Software]
Partij 2 behoudt haar huidige klantenbestand. Na 36 maanden zal een evaluatie plaats vinden en zal worden bekeken of Partij 1 voldoende draagkracht en kennis heeft, het klantenbestand van Partij 2 op een goede wijze te beheren. Een en ander is ter beoordeling aan Partij 2. Indien voldoende draagkracht en kennis aanwezig is, zal het klantenbestand gefaseerd aan Partij 1 worden overgedragen. Tijdens het tweede en daarop volgende evaluatiegesprek zoals benoemd in artikel 4 zal ook puntsgewijs worden aangegeven wat de verbeterpunten zijn of dat de doelen inmiddels zijn behaald.
(...)
Artikel 3 Exclusiviteit
Tijdens de genoemde periode in Artikel 2 zal exclusiviteit gelden. Partij 2 zal tijdens genoemde periode niet in onderhandeling gaan met andere partijen.”
Sta er even bij stil wat de contractspartijen nu precies hebben bedoeld. Aan de ene kant zou je uit het eerste citaat kunnen afleiden dat gedaagde, de softwareontwikkelaar, de (auteurs)rechten op de broncode aan eiseres heeft overgedragen. Er staat immers dat de broncode aan eiseres “in eigendom wordt overgedragen”. Aan de andere kant bevat de overeenkomst ook bepalingen (zie hiervoor) die juist goed aansluiten bij een softwarelicentie op exclusieve basis. Bij een licentie worden de auteursrechten niet overgedragen, maar verkrijgt de licentienemer (eiseres) enkel het recht om de software onder bepaalde voorwaarden te gebruiken c.q. exploiteren.
Na enige tijd ontstaat er een geschil tussen eiseres en gedaagde. Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij eigenaar van (de auteursrechten op) de software is geworden en dat gedaagde daarop inbreuk pleegt. Het is nu aan de Rechtbank om te beoordelen of in de door partijen ondertekende overeenkomst de auteursrechten op de software zijn overgedragen of dat er enkel een (exclusieve) licentie is afgesproken.
“4.4.
[de V.O.F.] heeft haar vordering om [gedaagde] te verbieden de Software te gebruiken/openbaar te maken gebaseerd op het standpunt dat zij op grond van de Intentieovereenkomst en na overdracht van de broncode auteursrechtrechthebbende is geworden en dat zij de aan [gedaagde] verleende toestemming heeft ingetrokken. Dit betoog kan niet worden gevolgd. De voorzieningenrechter licht dit als volgt toe.
4.5.
Tussen partijen staat vast dat [gedaagde] in ieder geval tot 1 maart 2021 (auteurs)rechthebbende was met betrekking tot de Software. In de (door partijen zelf, zonder juridische bijstand opgestelde) Intentieverklaring staat niet dat partijen hebben beoogd de auteursrechten van de Software over te dragen. Dat dit desondanks wel is beoogd en vervolgens is gedaan, volgt niet zonder meer uit de overdracht van de broncode en de mededeling dat [de V.O.F.] de Software meteen naar eigen wensen kon aanpassen en dat zij kon starten met het werven van klanten. Duidelijk is immers dat [gedaagde] gedurende ten minste drie jaar de zijn eigen klanten wenste te bedienen, logischerwijs met de Software. Nergens staat dat [de V.O.F.] op enigerlei wijze aan dat gebruik voorwaarden kan stellen. Verder is bedongen dat [de V.O.F.] de Software niet zonder toestemming van [gedaagde] aan derden ter hand mag stellen en dat [gedaagde] gedurende drie jaar niet met anderen in onderhandeling zal treden. Een en ander past niet bij een overdracht van auteursrecht. Het duidt veel meer op een ruime, exclusieve licentieverlening aan [de V.O.F.] , die vooruitloopt op een mogelijke auteursrechtoverdracht na verloop van een periode van drie jaar, waarbij [gedaagde] zijn eigen werk gedurende die periode mag blijven gebruiken.
4.6.
Nu niet aannemelijk is dat [de V.O.F.] rechthebbende is geworden op de auteursrechten met betrekking tot de Software, moet het gevorderde verbod worden afgewezen.”
De Rechtbank volgt het betoog van eiseres niet en hakt de knoop door: de auteursrechten op de software zijn niet overgedragen, maar er is slechts een (exclusieve) licentie verleend. Zonder kennis van het dossier in deze zaak is het gissen wat partijen daadwerkelijk precies hebben bedoeld, maar nu staat vast dat er géén overdracht is geweest – mogelijk tenzij er in deze zaak hoger beroep is ingesteld.
Ik leid uit het vonnis af dat de partijen in deze zaak geen juridisch advies hebben ingewonnen bij het opstellen van de overeenkomst. Dat ging hier fout, omdat de beoogde overdracht of licentieverlening niet duidelijk is opgeschreven. Let wel, een overdracht is niet altijd logisch, bijvoorbeeld als je een standaard (cloud)pakket afneemt. Geef je daarentegen opdracht om (kritische) maatwerksoftware te ontwikkelen, dan ligt overdracht eerder voor de hand.
Mijn eerdere advies om het beestje bij de naam te noemen staat nog steeds: als je auteursrechten wil overdragen, benoem dat dan uitdrukkelijk in de overeenkomst.
