‘Other companies do software we do support’
De in Las Vegas gevestigde onderneming Rimini Street, inc. (Rimini Street) heeft in 2020 bij het Europees Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een EU-(handels)merkregistratie aangevraagd voor de zin ‘other companies do software we do support’ voor advies- en technische ondersteuningsdiensten met betrekking tot computer software.
Afwijzing aanvraag tot registratie EUIPO
Nadat de aanvraag tot registratie door het EUIPO was afgewezen op basis van het ontbreken van onderscheidend vermogen en Rimini Street daartegen in beroep was gegaan, heeft het Bureau van Beroep van EUIPO het beroep verworpen. De zin zou onderscheidend vermogen missen en slechts een promotionele slogan zijn. Tegen deze afwijzende beslissing heeft Rimini Street vervolgens beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht).
Beoordelingskader EU-merkregistratie van slogans
Wil een merk onderscheidend vermogen bezitten, dan zal het merk in staat moeten zijn om de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Een beperkt onderscheidend vermogen kan daarvoor voldoende zijn en beoordeling vindt plaats aan de hand van enerzijds de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van het relevante publiek.
Dat geldt ook indien het gaat om de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die (ook) worden gebruikt als reclame, slogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot aankoop van de betrokken waren of diensten, zo volgt onder andere uit het arrest BHIM / Erpo Möbelwerk van het Hof van Justitie. Een reclameslogan zal echter geen onderscheidend vermogen hebben, indien het door het relevante publiek uitsluitend wordt opgevat als een loutere reclameformule. Dit is slechts anders indien de slogan los van de reclamefunctie door het in aanmerking komende publiek onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten, zo volgt onder andere uit het arrest Fomanu/BHIM.
In onderhavige procedure beantwoordt het Gerecht dan ook de vraag of de slogan onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot de diensten waarvoor inschrijving wordt beoogd.
Promotionele slogan mist onderscheidend vermogen
Samenvattend overweegt het Gerecht dat de uitdrukking ‘other companies do software we do support’ door het relevante publiek zo zal worden opgevat dat de houder van de slogan advies en ondersteuning verleent met betrekking tot computersoftware, die door andere ondernemingen is gecreëerd.
Aangezien de uitdrukking een duidelijke boodschap overbrengt met betrekking tot de betrokken diensten, oordeelt het Gerecht dat het relevante publiek de zin zal opvatten als een reclameformule of slogan die bedoeld is om de positieve kwaliteiten van de aangeboden diensten – en daarmee de positieve kwaliteiten van de leverancier van die diensten - te benadrukken. De slogan geeft, afgezien van de duidelijke promotionele betekenis, geen blijk van originaliteit of resonantie die een zekere interpretatie door het relevante publiek vereist, of een cognitief proces op gang brengt in de hoofden van het publiek. Het relevante publiek zou de woordvolgorde van de slogan dan ook niet gemakkelijk en onmiddellijk onthouden als een onderscheidend merk voor de betrokken diensten.
Alles overziend oordeelt het Gerecht dan ook dat de uitdrukking elk onderscheidend vermogen mist met betrekking tot de betrokken diensten.
Conclusie
De uitdrukking “other companies do software we do support” mist op basis van het voorgaande dus elk onderscheidend vermogen. De slogan kan dus niet worden geregistreerd als merk en geniet op die grond dus ook geen bescherming. Dat neemt niet weg dat slogans wel degelijk voor bescherming in aanmerking kunnen komen. In andere zaken werd ten aanzien van (andere) slogans wel onderscheidend vermogen aangenomen en zijn slogans als merk geaccepteerd. Per geval zal bekeken moeten worden of wordt voldaan aan de merkrechtelijke toets van onderscheidend vermogen. Daarnaast kunnen slogans ook beschermd worden door auteursrechten en is er rechtspraak waarin slaafse nabootsing van een slogan werd aangenomen. Lees over deze laatste uitspraak meer in dit artikel van mijn collega Joost Becker.
Dieuwertje Bouchier, advocaat intellectueel eigendom
