De Hoge Raad heeft medio 2017 uiteengezet aan welke voorwaarden de eisende partij moet voldoen, wil een beroep op slaafse nabootsing succesvol kunnen zijn.
Slaafse nabootsing; bescherming tegen nodeloze verwarring
Bij stoffelijk producten die niet (langer) worden beschermd een recht van intellectuele eigendom, geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten. Op de nabootsende partij rust in beginsel de verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen door de gelijkheid van producten. Hierbij geldt wel dat van de nabootsende partij niet verwacht mag worden dat hij afbreuk doet aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product. Het gaat dus steeds om de vraag of sprake is van "nodeloos verwarringsgevaar"
De term slaafse nabootsing kan op zich aanleiding geven tot spraakverwarring. Niet vereist is dat sprake is van een één-op-één kopie of van piraterij. De eisende partij kan ook in rechte optreden bij overeenstemmend producten, bijvoorbeeld in een kort geding of bodemprocedure, op grond van art. 6:162 BW. Dit is het algemene artikel over de onrechtmatige daad.
Praktijkvoorbeeld slaafse nabootsing
Een recent voorbeeld uit de praktijk, gat ging over openschalengrijpers voor autolaadkranen en grondverzetmachines, laat zien hoe het leerstuk door de rechter wordt toegepast. Het gerechtshof oordeelt dat de openschalengrijper RBOX van Bakker een eigen plaats op de markt heeft en de openschalengrijper Y-Grab 1 van Mollen c.s. een slaafse nabootsing van de RBOX is:
Bescherming van gebruiksvoorwerpen
De gedaagde partij had aangevoerd dat openschalengirjpers gebruiksvoorwerpen zijn en daarom niet bescherm kunnen worden. Het Hof passeert dit verweer:
"Openschalengrijpers zijn weliswaar gebruiksvoorwerpen waarvan de uiterlijke verschijningsvorm voor een groot gedeelte wordt bepaald door eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Niettemin is er, zoals uit de volgende overwegingen ook blijkt, een beperkte ruimte waarin producenten van deze grijpers keuzes met betrekking tot vormgeving kunnen maken, welke keuzes aldus door concurrenten moeten worden gerespecteerd dat zij er alles aan moeten doen om verwarring te voorkomen."
Eigen plaats in de markt
Het hof oordeelt voorshands ook dat de RBOX-grijper een voldoende eigen gezicht (of: eigen plaats) op de markt heeft: "De combinatie van de gewelfde vorm van de schalen en van de armen, van de wijze waarop de armen doorlopen in de schalen, de vorm van het brugstuk met buigingen en de vorm, de positie en de (dubbele) functie van de borgsleutel is niet terug te vinden in de 3.9 getoonde grijpers. Deze grijpers laten ook variaties in ontwerp zien, zodat de door Mollen c.s. aangevoerde behoefte aan standaardisatie er niet aan in de weg staat, dat keuzes met betrekking tot vormgeving worden gemaakt."
Verwarringsgevaar
Wegens de gelijkheid van de producten in kwestie neemt het Hof ook verwarringsgevaar aan.
Schending auteursrecht
Mollen c.s. hebben ook het auteursrecht van Bakker op de handleiding van de openschalengrijpers geschonden, aldus het hof:
"Tussen partijen is niet in geschil dat de handleiding in kwestie auteursrechtelijk beschermd is en dat de latere een ongeoorloofde verveelvoudiging/openbaarmaking is van de eerdere. Partijen twisten er echter over wie de oorspronkelijke handleiding heeft gemaakt en wie de nabootser is. Mollen c.s. hebben onvoldoende betwist dat de BDV-grijper van Bakker sinds 2003 op de markt wordt gebracht en de Y-Grab 1 sinds 2013. De handleiding van de BDV-grijper is gedateerd 11 november 2003 en die van de Y-Grab 1 25 november 2013. Gezien deze chronologie en gezien het feit dat de Y-Grab 1 een slaafse nabootsing is van de RBOX-grijper, acht het hof voorshands aannemelijk dat Mollen c.s. de handleiding van Bakker hebben gekopieerd."
Ook op dit punt volgt een veroordeling door het Hof.
Dwangsom
De verkopende partij (Y Sales) wordt ook veroordeeld om een dwangsom te betalen ter hoogte van € 20.000,00, omdat zij na betekening van het vonnis in eerste aanleg de Y-Grab nog heeft aangeboden op haar website. Daarmee wordt het eerdere vonnis overtreden.
Conclusie
Deze zaak laat zien dat het onder omstandigheden zeer wel mogelijk is om anno 2018 ook gebruiksvoorwerpen te beschermen tegen slaafse nabootsing.
Joost Becker, advocaat intellectuele eigendom
