De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eerste merkaanvragen voor ‘Corona’ nu een feit

Eerste merkaanvragen voor ‘Corona’ nu een feit

Het COVID19-virus zorgt ook voor nieuwe merkaanvragen. Zijn die geldig? En wat heeft men aan zo’n merkregistratie? Wij geven tekst en uitleg.
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd17 maart 2020
Laatst gewijzigd20 maart 2020
Leestijd 

Merkaanvraag

Een merkaanvraag is verplicht. Zonder registratie kunnen merken immers niet beschermd worden.

Het merkenbureau toetst een merkaanvraag op absolute gronden. Absolute gronden tot weigering van een merk kunnen zijn, dat het merk (te) beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het wordt aangevraagd. Merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden kunnen ook geweigerd worden.

Er bestaan ook relatieve weigeringsgronden: bijvoorbeeld het bestaan van oudere overeenstemmende merken die in de weg staan aan een succesvolle merkregistratie.

Merkbescherming

Pas nadat de registratie van een merk definitief is (als sluitstuk van het proces tot merkaanvraag), kan daarvoor merkbescherming worden ingeroepen. Merkbescherming wordt verleend voor ‘tekens ter onderscheiding van waren en diensten’, bijvoorbeeld tegen verwarringsgevaar met en het meeliften op het merk.

Merkaanvraag ‘corona mask’

Sinds kort is er door een Belgische onderneming het woord corona mask als merk aangevraagd voor de volgende producten:

Kl 9 Stofmaskers; beschermende maskers waaronder begrepen maskers voor bescherming tegen omgevingsverontreiniging, hygiënische maskers voor bescherming tegen omgevingsverontreiniging, bacteriën dodende mondmaskers, hygiënische maskers voor niet medische toepassing, virus dodende mondmaskers, beschermende maskers voor mensen die in contact komen met mensen die besmet zijn en hygiënische maskers voor mensen die in contact komen met mensen die besmet zijn.
Kl 10 maskers voor medische doeleinden; hygiënische maskers voor medisch gebruik; hygiënische maskers voor medische doeleinden

Dezelfde partij vraagt ook 'covid mask' aan als merk.

Het Bureau heeft vooralsnog een voorlopige beslissing genomen deze merken te weigeren. De gronden voor die beslissing zijn niet openbaar. Maar er is een aantal gronden waarop de weigering kan worden gestoeld.

Weigeringsgrond voor beschrijvende tekens

Artikel 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE geeft de weigeringsgrond voor beschrijvende tekens. Merken die ‘uitsluitend’ bestaan uit tekens of aanwijzingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten die bij het depot werden aangeduid, worden geweigerd. Het bureau licht dat als volgt toe:

Aldus moet worden beoordeeld of een teken (of deel daarvan) kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de aangeduide waren en diensten, zonder dat daarbij in overweging hoeft te worden genomen dat er (1) daarvoor synoniemen bestaan, (2) dat het teken slechts beschrijvend is voor (commercieel) minder belangrijke kenmerken van de waren of diensten, (3) dat er aanduidingen zijn die bekender zijn, of directer beschrijven, (4) of dat het teken wellicht ook andere betekenissen heeft. Bij de beoordeling moet bovendien rekening worden gehouden met de toekomst; het BBIE moet zich de vraag stellen of de gedeponeerde aanduiding wellicht in de toekomst beschrijvend kan zijn voor de betrokken waren of diensten.

Een merk moet dus een herkomstfunctie vervullen: het identificeert de herkomst van waren en diensten, ter onderscheiding van die van andere ondernemingen. Het merk ‘corona mask’ is (te) beschrijvend voor (beschermende) maskers voor hygiënische doeleinden.

Strijd met openbare orde en goede zeden

Het merkenbureau is ook verplicht merken te weigeren indien zij in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Het kan bijvoorbeeld gaan om beledigende, racistische of seksistische tekens.

De toetsing op dit punt is niet eenvoudig. Dit blijkt uit de recente kwestie de filmtitel ‘Fack Ju Göhte’, aangevraagd als merk door producent Constantin Film Produktion GmbH. Dit zou vulgair, beledigend, schokkend zijn. Echter, op 27 februari 2020 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat ‘de fundamentele morele waarden en normen waaraan een bepaalde samenleving op een gegeven moment belang hecht’ kunnen veranderen en men ‘objectief in de samenleving op het ogenblik’ moest vaststellen wat ‘als moreel aanvaardbaar wordt beschouwd.’ Dat een merkaanvraag ‘smakeloos’ is, is niet genoeg. Steeds is de perceptie van het publiek beslissend:

42 Om vast te stellen of dit het geval is, moet worden uitgegaan van de perceptie van een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel, rekening houdend met de context waarin met het merk in aanraking kan worden gekomen en, in voorkomend geval, met de bijzondere omstandigheden die eigen zijn aan het betrokken deel van de Unie. Daartoe zijn elementen zoals wetteksten en administratieve praktijken, de publieke opinie en, in voorkomend geval, de wijze waarop het relevante publiek in het verleden op dat teken of op overeenstemmende tekens heeft gereageerd, alsmede elk ander element dat het mogelijk maakt om de perceptie van dat publiek te beoordelen, relevant.

„Fack Ju Göhte” was een van de grootste filmsuccessen uit 2013, die door miljoenen mensen in de bioscoop is gezien. Volgens het Hof lijkt de titel ervan ‘geen aanleiding te hebben gegeven tot controverse’. De film was goedgekeurd voor een jong publiek. Ook het feit dat het Goethe-Institut, het culturele instituut van de Bondsrepubliek Duitsland dat op wereldniveau actief is en waarvan een van de taken het bevorderen van de kennis van de Duitse taal is, de komedie voor pedagogische doeleinden gebruikt, wordt van belang geoordeeld. Dat succesvolle filmtitel als een „grap” zou kunnen worden opgevat speelt ook een rol. De sequel „Fack Ju Göhte 2” behoort ook tot de grootste Duitse kaskrakers. Kortom, maatschappelijke aanvaardbaar dus.

Het is de vraag of hetzelfde momenteel ook zou worden geoordeeld voor merkaanvragen waarin ‘Corona’ en/of 'Covid' is opgenomen.

Handhaving van het merk?

Zelfs indien de registraties succesvol zijn, is vraag hoe de houder ervan dit merk vervolgens kan gaan handhaven.

In beginsel kan immers alleen worden opgetreden tegen merkgebruik ‘in het economisch verkeer’ (hoewel er uitzonderingen zijn). Vaak zal het woord Corona niet als merk in het economisch verkeer gebruikt worden, maar in beschrijvende zin. Daarnaast volgens de wet en jurisprudentie dat de merkhouder het een derde niet kan verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van ‘tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten’. Oftewel, ook het gebruik van het woord waarmee kenmerken worden aangeduid, kan in beginsel niet verboden worden met een beroep op het merkrecht. Ook deze uitzondering op het merkrecht zullen derden zich veelal kunnen beroepen.

Kortom, zelfs indien de merkaanvraag waarin Corona is opgenomen definitief wordt omgezet in een registratie, is de vraag of dit merk met succes kan worden gehandhaafd.

Tot slot

Heeft u vragen over merken, merkregistraties en/of merk bescherming? Bel of mail ons!

Joost Becker, advocaat merkenrecht