Google adwords: eerste merkinbreukzaak in Nederland

De Voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat het gebruik van adwords 'tempur' en 'tempoer' merkinbreuk oplevert op de merken van Tempur, omdat hiermee oneerlijk voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van die merken. Joost Becker van de sectie IE-IT heeft deze procedure namens Tempur gevoerd.

De  rechter kwam tot dat oordeel na te overwegen dat de adwords advertenties een ongeooloofde vergelijkende reclame vormen van de adverteerder Energy+ en daarmee een inbreuk opleveren op de Tempur-merken. Hoewel de rechter oordeelt dat het gebruik van merken als adwords noodzakelijk is voor een doeltreffende vergelijkende reclame op internet, zijn de advertenties van Energy+ te vergaand. Zij worden verboden. De motivering daarvoor is hieronder deels opgenomen:

“ 4.5. In dit geval voldoet de wijze waarop Energy+ met de adwords reclame maakt echter om andere redenen niet aan de voorwaarden voor een rechtmatige vergelijkende reclame en merkgebruik. De advertenties die verschijnen na invoering van de adwords maken namelijk geen, althans geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+. De advertenties plaatsen producten van Tempur en Energy+ niet uitdrukkelijk tegenover elkaar en leggen ook niet de nadruk op een merk van Energy+ of eigenschappen die de producten van Energy+ duidelijk onderscheiden van de TEMPUR-­producten. Integendeel, Tempur heeft er terecht op gewezen dat in de advertenties juist voornamelijk generieke aanduidingen staan, zoals "drukverlagend topmatras" en '`kwaliteitsmatras", die in ieder geval mede kunnen verwijzen naar TEMPUR-producten. De enige verwijzing naar Energy+ die de advertenties bevatten ligt besloten in de link naar de websites van Energy+ in de vorm van de domeinnaam www.energy-plus.info/matras of www.medi-active.nl/matrassen.

4.6. In het midden kan blijven of door het gebrek aan een duidelijk onderscheid tassen de producten van Tempur en Energy+ in de advertentie verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 194a lid 2 sub d BW (en daarmee artikel 9 lid 1 sub b GMVo, zie HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, 02), in die zin dat de advertentie het onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de matrassen waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van Tempur dan wel Energy+ (vgl. HvJ EG 23 maart 2010, C-236-238/08, Google France). Voor zover dat niet het geval is, moet voorshands worden aangenomen dat de reclame in ieder geval een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van het Gemeenschapsmerk TEMPUR oplevert in de zin van artikel 194a lid 2 sub g BW en dat Energy+ dus ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het Gemeenschapsmerk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo (vgl. HvJ EG 28 juni 2009, C-487/07, Bellure, ro. 77). Doordat de advertenties de producten van Tempur en Energy+ niet duidelijk van elkaar onderscheiden, maar het Gemeenschapsmerk TEMPUR wel op zijn minst impliciet noemen, moet voorshands worden aangenomen dat de reclame tot gevolg kan hebben dat het publiek de reputatie van de producten van Tempur gaat toeschrijven aan de producten van Energy+ (vgl. HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, Toshiba, r.o. 57-58). Daarbij weegt mee dat de advertenties juist de eigenschappen benadrukken waarop, zoals Tempur onweersproken heeft aangevoerd, de reputatie van het merk TEMPUR is gebaseerd, te weten de kwaliteit en het drukverlagend effect van de matrassen. De advertenties spreken bijvoorbeeld over een "drukverlagend matras", "topmatras" en "kwaliteitsmatras". Het voordeel dat hieruit voor Energy+ voortvloeit, is oneerlijk in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g BW en ongerechtvaardigd in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Energy+ profiteert aldus immers zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, van de commerciële inspanning die Tempur heeft gedaan om reputatie van het Gemeenschapsmerk te creëren en te onderhouden (vgl. HvJ EG 28 juni 2009, C-487/07, Bellure).”

Ook het gebruik van "tempur" op informatiepagina's en in metatags wordt verboden. Daarnaast wordt er een verbod uitgesproken tegen het gebruik van het teken "temper foam", omdat daarmee de  grote kans bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk Tempur.