Merkregistratie ‘te kwader trouw’
In de merkenwetging is bepaald dat wanneer een merkregistratie ‘te kwader trouw’ is, deze nietig verklaard kan worden. De wet geeft hier tegenwoordig geen voorbeelden van, maar beslissend is onder meer het oogmerk van degene die het merk aanvraagt. Rekening moet ook worden gehouden met “alle voor het concrete geval relevante factoren".
Nieuwe registratie van hetzelfde merk?
Kan ook een nieuwe merkregistratie van hetzelfde merk door dezelfde merkhouder ‘te kwader trouw’ zijn? Aanwijzingen hiervoor bleken al uit recente rechtspraak, die nu is toegepast in een arrest over het merk voor het bordspel Monopoly. Van een merkregistratie te kwader trouw kan dus ook sprake zijn bij merkregistraties door de merkhouder zelf, en niet alleen door derden met kwade intenties.
Monopoly merken
Uitgever van spellen, Hasbro, is houder van een reeds Monopoly merken waaronder woordmerken en beeldmerken. Hasbro heeft in 2010 (opnieuw) een merk MONOPOLY geregistreerd deels voor nieuwe waren en diensten deels voor bestaande waren en diensten. Kreativni Dogadaji claimt dat deze nieuwe merkregistratie van het bestaande merk te kwader trouw is geschied.
Oppositieprocedure
Het (nieuwe) merk was gebruikt voor een oppositieprocedure, waarvan – omdat het merk nog geen vijf jaar oud is – geen bewijs voor normaal gebruik vereist is. Het is onder meer dit feit dat in de procedure voor het Gerecht vrij zwaar meetelt. Hasbro heeft ook een verklaring overgelegd waaruit blijkt dat de nieuwe registratie “de administratieve efficiëntie” zou dienen in verband met „de manier was waarop verzoekster haar enorme merkenportefeuille beheerde”.
Echter, het Gerecht oordeelt dat het feit dat Hasbro nu juist niet het bewijs hoeft te leveren van normaal gebruik van het merk waarvoor opnieuw een aanvraag was ingediend, juist géén rechtvaardiging biedt voor de nieuwe merkaanvraag, ook omdat deze moeilijk te verenigen was met de extra kosten die zij voor de registratie moest maken en de administratieve last van het in stand houden van de oudere merken.
Merkregistratie
Het Gerecht oordeelt aldus dat het doen van een merkaanvraag voor registratie zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten, kan een handeling te kwader trouw zijn indien de aanvrager de bedoeling heeft om afbreuk te doen aan de belangen van derden of voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.
De andere argumenten van Hasbro ter zake de merkregistratie haalden het niet. Omdat een merkaanvraag ook slechts gedeeltelijk getroffen kan worden door nietigverklaring (bijv. slechts voor een deel van de betreffende aangevraagde waren of diensten) en Hasbro wel normaal gebruik voor bordspellen kon aantonen, wordt het nieuwe merk nietig verklaard voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor de oudere Monopoly merken ook al waren ingeschreven.
Conclusies
Er is de laatste jaren veel rechtspraak gewezen over aanvragen van merken te kwader trouw. Al eerder is geoordeeld dat de ‘doelstellingen’ en de ‘commerciële logica’ van merkaanvraag meetellen bij de vraag of een merkregistratie te kwader trouw is, ook bij nieuwe registraties door de merkhouder van hetzelfde merk. Uit de recente Monopoly uitspraak blijkt ook dat:
- het weliswaar niet verboden om opnieuw een aanvraag voor hetzelfde merk in te dienen, maar dit neemt niet weg dat indien dergelijke merkaanvraag wordt verricht “om de gevolgen van het niet-gebruik van oudere merken te vermijden” een relevant gegeven kan zijn waaruit de kwade trouw van de merkaanvrager kan blijken
- als commerciële redenen voor opnieuw registreren kan in elk geval niet (louter) worden aangevoerd dat het voeren van oppositie met een niet-gebruiksplichtig merk eenvoudiger wordt of een administratief voordeel oplevert
- de merkhouder, op wie al snel de bewijslast rust, al snel “een plausibele verklaring” zal moeten geven met betrekking tot de doelstellingen en de commerciële logica van de aanvraag tot inschrijving van het
- het reviewen van de eigen, bestaande merkportefeuille, mede gelet op deze recente uitspraak, ook van (zeer) groot belang voor een goede merkenstrategie.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
