Merkinbreuk zaak
In de zaak SKY/SkyKick komt de vraag aan de orde hoe precies een merkregistratie moet zijn, beter gezegd wat de rechtsgevolgen zijn van een onvoldoende duidelijke of nauwkeurige merkaanvraag of -inschrijving.
SKY houdt merken voor o.a. televisie-uitzendingen, telecom en dergelijke. SkyKick biedt cloud-diensten aan. Ter afwering van de vordering tot merkinbreuk door SKY, stelt SkyKick dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig en/of te kwader trouw zijn geregistreerd.
Merkregistratie
Op grond van de merkenwetgeving geldt slechts een uitputtende lijst van de gronden voor absolute nietigheid van een merk bieden. Daarom is de vraag aan het Hof van Justitie voorgelegd of er niet (toch) een nietigheidsgrond bestaat.
Het Hof oordeelt echter dat onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven, niet een van de opgesomde (limitatieve) gronden is. Er bestaat ook geen buitenwettelijke nietigheidsgrond voor een merkregistratie wegens het ontbreken van voldoende duidelijkheid en nauwkeurigheid.
Merkaanvraag
Anders ligt het bij de vereisten voor nieuwe aanvragen tot inschrijving van een merk. Voor een merkaanvraag geldt, voor bepaalde waren en diensten, in beginsel het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de aanvraag van een merk voor waren en diensten. Deze eis van duidelijkheid en nauwkeurigheid staat al in de nieuwe merkenrecht wetgeving vermeld (de merkinbreuk zaak SKY/SkyKick begon lang daarvoor al).
Normaal gebruik van een merk
Het criterium van ‘duidelijkheid en nauwkeurigheid’ werkt nog wel door op een ander punt.
Het Hof oordeelt namelijk dat uit de bepalingen in de merkenwetgeving volgt dat dat een merk dat is ingeschreven voor een geheel van waren of diensten waarvan de omschrijving onduidelijk en onnauwkeurig is, “in ieder geval alleen kan worden beschermd voor de waren en diensten waarvoor het normaal is gebruikt gedurende 5 jaar.”
Oftewel, onnauwkeurigheid of onduidelijkheid van de inschrijving is dus weliswaar geen directe grond om een merk nietig te verklaren, maar kan mogelijk wel aanleiding geven tot andere acties tegen het merk, waaronder verval wegens niet normaal gebruik van een merk. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn ter afwering van een merkinbreuk claim.
Merkregistratie te kwader trouw?
De volgende vraag die het Hof moest beantwoorden is of indien een merkaanvraag wordt verricht zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, dit een handeling te kwader trouw oplevert. Het Hof oordeelt dat:
‘de absolute nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn van toepassing [is] wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punt 46).’
Als de aanvrager dus niet enig voornemen heeft het merk te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten kan dat kwade trouw opleveren, omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van merkenwetgeving. Daar is sprake van:
"wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk."
Deze nietigheidsgrond bestaat alsdan slechts ‘voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, alleen voor de betrokken waren of diensten nietig moet worden verklaard’. Oftewel, wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op.
Verklaring van gebruik onder nationaal merkenrecht
Sommige merkenbureaus althans merkenstelsels in Europa eisen de afgifte van een verklaring dat een merk normaal wordt gebruikt. Het Hof gaat hier nog kort op in. Het oordeelt dat het Europees merkenrecht zich niet verzet tegen een bepaling van nationaal recht op grond waarvan een merkaanvrager moet verklaren dat het betrokken merk wordt gebruikt voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten of dat hij te goeder trouw voornemens is dat merk voor die doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat niet-nakoming van de verplichting om een dergelijke verklaring af te leggen als zodanig geen grond voor de nietigheid van een reeds ingeschreven merk vormt.
Conclusie
Een merkaanvraag moet in beginsel voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Het is dus van groot belang precies te omschrijven voor welke waren en diensten een merk wordt aangevraagd.
Houders van een (bestaande) merkregistratie die mogelijk onduidelijk of onnauwkeurig is, lopen weliswaar geen risico dat dat op zichzelf nietigheid van de merkregistratie meebrengt, maar lopen onder omstandigheden wel een risico dat de registratie (voor alle of een bepaald aantal) waren en diensten aan vervallenverklaring blootstaat of nietig wordt verklaard omdat er sprake is van kwade trouw.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
