Wanneer een deelnemer niettemin weigert zijn octrooien op die wijze te delen en deze handhaaft tegen een vermeend inbreukmaker die zich bereid verklaart te willen onderhandelen over een dergelijke licentie maakt de octroihouder dan misbruik van zijn machtspositie? Deze vraag lag voor bij het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen elektronicagigant Huawei Technologies Co. Ltd en ZTE naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Duitse rechter. Deze Duitse rechter wenst ook nog te vernemen of het daarbij verschil maakt of de octrooihouder alleen een verbod eist of ook opgave van verkoop-informatie en royalties of schadevergoeding.
Het Hof overweegt als uitgangspunt dat het vereiste van hoge bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten inhoudt dat de houder van die rechten "in beginsel niet de mogelijkheid mag worden ontnomen vorderingen in rechte in te stellen om de daadwerkelijke eerbiediging van zijn alleenrechten af te dwingen, en dat de gebruiker, indien hij niet de houder van die rechten is, in beginsel verplicht is een licentie te verkrijgen vóór hij gebruik maakt van die rechten." Maar hoe zit dat indien de houder van een SEO weigert om toch licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden?
59 Al mag de door de houder van het SEO jegens de standaardisatieorganisatie aangegane onherroepelijke verbintenis om licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden de door de artikelen 17, lid 2, en 47 van het Handvest aan die houder gewaarborgde rechten niet uithollen, toch rechtvaardigt die verbintenis dat aan die houder specifieke eisen worden gesteld bij de instelling een vordering tot staken of tot terugroeping van producten tegen vermeende inbreukmakers.
60 Bijgevolg kan de houder van een SEO die van mening is dat inbreuk wordt gemaakt op dit octrooi, niet zonder schending van artikel 102 VWEU een vordering tot staken of tot terugroeping van producten instellen tegen de vermeende inbreukmaker zonder deze laatste daarvan vooraf in kennis te stellen of deze daarover te raadplegen, zelfs wanneer dit SEO al wordt geëxploiteerd door de vermeende inbreukmaker.
61Enerzijds dient de houder van het betrokken SEO dus, vooraleer hij dergelijke vorderingen instelt, de vermeende inbreukmaker in kennis te stellen van de inbreuk die hem wordt verweten met vermelding van dit SEO en met precisering van wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt.
Er is dus een meldingsplicht. De achtergrond is dat de gebruiker er weet van moet hebben gehad dat het SEO zowel geldig is alsook essentieel voor een gebruikte standaard. Het Hof eist bovendien dat er een aanbod wordt gedaan:
"De houder van dit SEO [dient], nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden te doen overeenkomstig de verbintenis die hij jegens de standaardisatieorganisatie is aangegaan, en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader aan te geven.
64 Zoals de advocaat-generaal in punt 86 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan, ingeval de houder van een SEO jegens de standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan om licenties onder FRAND-voorwaarden te verlenen, van deze houder immers worden verwacht dat hij een dergelijk aanbod doet. Daarbij komt dat zonder een openbare standaardlicentieovereenkomst en zonder openbaarheid van de met andere concurrenten gesloten licentieovereenkomsten, de houder van het SEO in een betere positie verkeert dan de vermeende inbreukmaker om te onderzoeken of het aanbod voldoet aan het discriminatieverbod.
Het Hof werkt vervolgens uit hoe de vermeende inbreukmaker moet handelen:
65 Daartegenover staat dat de vermeende inbreukmaker met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg dient te geven aan dit aanbod. Of dit het geval is, dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en houdt met name in dat er geen sprake is van vertragingstactiek.
66 Wanneer de vermeende inbreukmaker het hem gedane aanbod niet aanvaardt, kan hij slechts aanvoeren dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten misbruik oplevert, indien hij de houder van het betrokken SEO op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de FRAND-voorwaarden beantwoordt.
67 Daarbij komt dat, ingeval de vermeende inbreukmaker het voorwerp van het SEO gebruikt vooraleer een licentieovereenkomst is gesloten, hij vanaf het moment van de afwijzing van zijn tegenaanbod een passende zekerheid dient te stellen overeenkomstig de handelsgebruiken ter zake, bijvoorbeeld door een bankgarantie te verstrekken of het nodige geld in bewaring te geven. De berekening van de zekerheid moet met name het aantal verrichte handelingen van exploitatie van het SEO omvatten en de vermeende inbreukmaker moet daarvan een overzicht kunnen geven.
68 Wanneer na het tegenaanbod van de vermeende inbreukmaker geen overeenstemming wordt bereikt over de details van de FRAND-voorwaarden, kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming vragen dat het bedrag van de royalty wordt vastgesteld door een onafhankelijke derde, die op korte termijn uitspraak dient te doen.
Het instellen van een verbodsvordering kan dus onder omstandigheden misbruik van machtspositie opleveren. De vermeend inbreukmaker mag, zo oordeelt het Hof, de geldigheid van het octrooi en dat dit essentieel is nog blijven betwisten en/of dat hij daar daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt, of zich het recht voorbehouden om dit in de toekomst (nog) te doen.
Ten aanzien van andere vorderingen die de octrooihouder kan instellen, bijvoorbeeld overlegging van gegevens en schadevergoeding, volgt een ander oordeel. Het is niet verboden tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op het octrooi, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi of tot schadevergoeding voor deze handelingen.
