Merkrechten outdoor artikelen
De zaak betreft een recent geschil over merkrechten op duiksport-, zwemsport- en outdoor artikelen. De vraag is meer in het bijzonder of er sprake is van inbreuk op deze merkrechten door het gebruik van rode sleutelhangers (hierna: ‘de diving-sleutelhangers’) met daarop het teken ‘remove before diving’ (hierna: ‘het teken’). Deze zijn onderdeel van genoemde outdoor artikelen.
Het geschil tussen M&M en Duiksport spitst zich toe op de vraag of het teken dat Duiksport gebruikt verwarringwekkend overeenstemt met de merken van M&M.
Verwarringsgevaar
De rechtbank legt de volgende toets aan voor merkrechtelijk verwarringsgevaar:
Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.
De rechtbank oordeelt nog dat het niet gaat om de vraag of de door Duiksport verhandelde sleutelhangers (te veel) lijken op die van M&M, maar dat de sleutelhanger met de merken vergeleken moeten worden.
De consument
Lijken de sleutelhangers te veel op de merken van M&M? Daarvoor is zoals gezegd mede beslissend hoe de consument dit percipieert.
M&M heeft gesteld dat het relevante publiek bestaat uit consumenten met een laag aandachtsniveau en tussenhandelaren met ten hoogste een gemiddeld aandachtsniveau. M&M heeft ook aangevoerd dat zij een bekende speler is in de duikwereld en dat binnen de branche algemeen bekend is dat de sleutelhangers onder de merken uitsluitend door M&M worden aangeboden. Hieraan wordt geen bekendheid gekoppeld (door de rechtbank), maar er wordt wel aangenomen dat de merken van huis uit onderscheidend vermogen hebben.
Vergelijking merkproducten
De rechtbank komt tot de volgende vergelijking:
Zowel het teken als de M&M-merken hebben drie wit afgebeelde woorden in schreefloze hoofdletters tegen een rode achtergrond. Er is een hoge mate van visuele overeenstemming, aangezien de eerste twee woorden (‘remove before’) hetzelfde zijn en alleen de laatste lettergreep van het derde woord (‘dive’/’diving’) anders is. In de totaalindruk is dat een ondergeschikt verschil, dat bij de vluchtige waarneming door het relevante publiek niet in het oog zal springen. Deze hoge mate van visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door de ondergeschikte verschillen waarop Duiksport wijst, te weten de dunnere uitvoering van de letters, de minder heldere kleur wit van de letters en de minder heldere kleur rood van het teken. Nu alleen de laatste lettergreep van de tekst verschilt, is er een grote mate van auditieve overeenstemming tussen beide teksten, die tot slot begripsmatig volledig overeenstemmen (‘verwijder voor het duiken’).
Inbreuk op merkrechten
De slotsom is volgens de rechtbank dat de sleutelhangers verwarringwekkend overeenstemmen met de M&M-merken Er staat niet ter discussie dat Duiksport de verhandeling van de diving-sleutelhangers heeft gestaakt, maar zij heeft geen onthoudingsverklaring ondertekend. Daarmee heeft M&M nog altijd belang bij toewijzing van de vorderingen die zij bij dagvaarding heeft ingesteld.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
